수입 용기 디자인 침해 내용증명 받았다면
안녕하세요. 사랑특허법률사무소 대표 변리사 박소현입니다.
중국 제조사나 에이전트를 통해 화장품 용기 같은 제품을 수입해 신제품을 출시하셨는데, 갑자기 국내 다른 회사로부터 디자인 침해 내용증명을 받으면 정말 당황스러우실 거예요.
"우리가 베낀 것도 아니고 중국 제조사가 만들어 준 걸 받았을 뿐인데" 싶으실 텐데요.
중국 제조사가 자기 나라에 디자인을 등록해 뒀다는 이야기를 들으면 더 헷갈리실 겁니다.
오늘은 왜 이런 일이 벌어지는지, 재발을 막으려면 뭘 챙겨야 하는지 실제 사례로 정리해 봤습니다.
목차
중국에 등록된 디자인인데 왜 국내에서 침해가 되나요
이런 상황을 막으려면 FTO 검토가 필수입니다
실제 사례로 보는 FTO 검토의 필요성
중국에 등록된 디자인인데 왜 국내에서 침해가 되나요
디자인권은 나라마다 별도로 인정되는 속지주의 권리예요. 중국 제조사가 중국 특허청에 그 용기 디자인을 등록해 뒀다고 해도, 그건 중국 안에서만 효력이 있는 권리입니다.
한국에서 똑같은 디자인을 다른 사람이 먼저 등록해 뒀다면, 중국 등록증은 국내에서는 아무런 방어 수단이 되지 못해요.
실제로 이런 상황은 생각보다 자주 벌어집니다. 국내 회사가 중국 제조사에 특정 디자인의 용기를 발주해서 쓰다가, 어떤 이유로든 거래가 끊기는 경우가 있어요.
이때 중국 제조사가 그 디자인을 자기 명의로 중국에 등록해 두는 일이 있는데, 이후 다른 한국 회사가 같은 제조사나 에이전트를 통해 같은 디자인의 용기를 납품받으면, 원래 그 디자인을 발주하고 써온 국내 회사(디자인권자)로부터 침해 주장을 받게 되는 거예요.
이때 중국 제조사는 "우리는 중국에 등록되어 있다"고 하고, 중간에서 연결해 준 에이전트는 "우리는 중개만 했을 뿐"이라고 하는 경우가 많습니다.
결국 실제로 제품을 판매한 국내 회사만 책임을 지게 되는 상황이 벌어지는 거죠.
이런 상황을 막으려면 FTO 검토가 필수입니다
이런 일을 막는 방법이 디자인 FTO 검토예요. FTO는 자유실시조사라고도 하는데, 신제품을 출시하기 전에 그 제품의 외형이 국내에 이미 등록된 타인의 디자인권을 침해하지 않는지 미리 확인하는 절차입니다.
핵심은 시점이에요. 제품이 이미 시장에 나온 뒤가 아니라, 출시 전에 검토가 끝나 있어야 합니다. 특히 중국이나 해외에서 용기, 부속품, 완제품을 수입해서 그대로 판매하시는 경우라면 이 검토가 더 중요해요.
그 디자인이 국내에 이미 등록되어 있는지, 등록되어 있다면 내 제품이 그 권리 범위에 들어가는지를 특허청 디자인 데이터베이스를 통해 확인하는 과정이 필요합니다.
만약 검토 과정에서 침해 우려가 있는 부분이 발견되면, 그 부분을 피해 가도록 디자인을 일부 수정하는 회피 설계로 대응할 수 있어요.
제품이 이미 다 만들어져서 창고에 쌓여 있는 상태에서 문제를 발견하는 것과, 출시 전에 미리 확인해서 방향을 조정하는 것 사이에는 비용과 리스크 면에서 큰 차이가 있습니다.
실제 사례로 보는 FTO 검토의 필요성
실제로 저희가 상담했던 사례를 소개할게요. 한 화장품 회사가 중국 제조사를 통해 용기를 수입해서 신제품을 출시했는데, 얼마 지나지 않아 국내 다른 회사로부터 디자인 침해 내용증명을 받았습니다.
확인해 보니 용기에 새겨진 글자 형태까지 거의 동일한 수준이었어요.
경위를 살펴보니, 원래 그 디자인은 국내 다른 회사가 같은 중국 제조사에 발주해서 써오던 용기였습니다. 어떤 이유로 그 회사와 중국 제조사 사이의 거래가 끊기자, 중국 제조사는 해당 디자인을 중국에 자기 명의로 등록해 두었고, 이후 에이전트를 통해 다른 한국 회사에 같은 용기를 납품한 거였죠.
중국 제조사는 자신들의 중국 등록을 근거로 문제없다고 했고, 에이전트는 중개 역할만 했을 뿐이라며 책임을 피했습니다. 결국 실제로 제품을 판매한 회사만 내용증명을 받게 됐고, 이미 유통된 제품까지 회수해야 하는 상황에 이르렀습니다.
해외에서 용기나 부속품을 수입해 제품을 만드실 때는 그 디자인이 고유하게 개발된 것인지, 국내에 이미 등록된 타인의 권리와 겹치지는 않는지를 출시 전에 반드시 확인하셔야 한다는 점입니다.
상표만 챙기고 디자인 검토를 놓치면, 준비를 다 마친 뒤에도 이런 일이 벌어질 수 있습니다.
중국이나 해외에서 용기, 부속품을 수입해 제품을 출시하실 계획이라면, 상표 등록만큼이나 국내 디자인 침해 여부 검토가 중요합니다.
상대방이 해외에 등록해 두었다는 사실은 국내에서 아무런 방어 수단이 되지 못하니, 출시 전 FTO 검토를 통해 미리 확인해 두시는 게 안전합니다.
자주 묻는 질문
Q. 이미 내용증명을 받았는데 지금이라도 FTO 검토가 도움이 되나요?
지금 검토하시면 앞으로 다른 제품군에서 같은 문제가 재발하는 걸 막을 수 있고, 현재 받으신 내용증명에 대응할 논리를 정리하는 데도 도움이 됩니다.
Q. 중국 제조사가 자기들 명의로 중국에 등록했다는 걸 증거로 제출하면 방어가 되나요?
방어 논리가 되지 않습니다. 디자인권은 각 나라별로 독립적으로 인정되는 권리라서, 중국 등록 사실은 국내 소송이나 협상에서 효력을 갖지 못합니다.
Q. FTO 검토는 완제품뿐 아니라 부속품도 따로 확인해야 하나요?
네, 필요합니다. 용기, 뚜껑, 펌프 등 각 부속품이 별도의 디자인권으로 등록되어 있는 경우가 많아서, 완제품 전체뿐 아니라 개별 구성 요소도 함께 확인하시는 게 안전합니다.