브랜드 주지상표 모방 상표권 위반 때문에 발만 동동 구르고 계신다면
안녕하세요. 사랑특허법률사무소 대표변리사 박소현입니다.
[소개] 안녕하세요. 사랑특허법률사무소 대표 박소현 변리사입니다.
가맹 계약을 했던 가맹점주가 모방해 무단 선점한 것도 모자라, 설상가상 그 권리로 상표 침해금지 가처분 신청, 형사고소하는 등 역으로 공격해 온 사건.
선사용 프랜차이즈 상표 모방, 억울함 뒤집고 무효심판으로 되찾은 사례
지난번 소개해 드린 요식업 프랜차이즈를 운영하시던 진대표님의 사례에 이어 오늘도 브랜드 주지상표 모방하여 무단 선점했을 때 상표 등록무효심판 청구로 해결한 사례를 말씀드리고자 합니다.
주지 상표임에도 불구하고 무단 선점되어 발만 동동 구르고 계신다면 오늘 말씀드리는 사례를 집중해 보시기 바랍니다.
불안함에 잠을 이루지 못한 분께 작게나마 도움 되길 바랍니다.
사례 1. 의류 제조 온라인 쇼핑몰 윤대표님
의류 제조 온라인 쇼핑몰을 운영하시던 윤대표님은 잘 키워오던 자신의 브랜드를 누군가 무단으로 선점하여 25류(의류 등) 상표를 등록한 문제에 직면했습니다.
무단선점자 A씨는 윤대표님의 상표와 유사한 상표를 등록하고, 심지어 35류(온라인을 통한 의류 판매업)에까지 등록했습니다. 이는 명백히 윤대표님의 사업을 방해하려는 의도가 엿보이는 상황이었죠.
이런 상황에서 제가 가장 먼저 강조한 것은 '무단 선점자의 부정한 목적'을 입증하는 것이었습니다. 당시 저희는 상표 등록무효심판을 청구하며 다음과 같이 주장했습니다.
① 동종업자로서 출처 혼동 우려
무단선점자 A씨는 윤대표님의 등록상표와 유사한 35류 온라인 의류 판매업을 사용하고 있는 동종업자였습니다.
윤대표님의 등록상표(선등록상표)의 핵심 부분이 동일하고, 취급 품목 역시 동일했기 때문에, 국내 일반 수요자들이 윤대표님과 무단선점자 A씨 사이에 일정한 관계가 있다고 오인하거나 혼동할 우려가 매우 높다는 점을 강조했습니다.
② 주지성 입증
윤대표님의 등록상표는 "온라인을 통한 의류 판매업"에 대해 국내에서 특정인의 서비스표로 널리 알려져 있었습니다.
판례에서의 상표의 주지성은 "사용 기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 상표에 관한 광고 선전 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래 실정과 사회 통념상 그 상품 또는 영업의 출처에 관한 인식이 수요자 간에 널리 퍼져 있었다고 볼 수 있는지에 따라 판단된다"라고 판시하고 있죠.
저희는 이러한 판례 기준에 맞춰 윤대표님의 오랜 사업 기간, 매출 자료, 언론 보도 자료 등 방대한 증거를 수집하여 제출했습니다. 심판은 증거 싸움이라는 것을 누구보다 잘 알기 때문이죠.
③ 부정한 목적의 출원
무단선점자 A씨는 부정한 목적으로 상표를 출원했습니다.
누구라도 인터넷에 검색했을 때 윤대표님의 쇼핑몰이 있고 도메인 이름을 사용하고 있다는 것을 알 수 있었죠.
또한, 해당 도메인이 이미 등록되어 있어 타인이 같은 도메인 이름을 등록받을 수 없다는 점에서, A 씨가 이러한 사실을 잘 알고 있으면서도 상표를 출원한 것이 명백하다고 주장했습니다.
게다가 A씨는 등록 후 1년이 지난 현재까지 해당 상표를 전혀 사용하고 있지 않아 그 의도가 더욱 분명했습니다.
이 사건에서는 구 상표법 제7조 제1항 제11호(수요자에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품을 표시하는 것과 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려거나 수요자에게 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표) 및 12호(수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표)가 중점적으로 적용되었습니다.
총 33건의 증거자료와 9건의 특허법원 판결을 함께 첨부하며 치밀하게 준비한 결과, 무단선점자 A씨의 등록상표는 "무효" 심결을 받을 수 있었죠.
사례 2. 온라인 검색 및 광고 브랜드 중국 라대표님
중국에서 온라인 검색 및 광고 브랜드를 운영하시던 라대표님은 무단선점자 B씨가 자신의 상표를 한국에 무단으로 등록한 사실을 알게 되었습니다.
문제는 B씨의 상표가 라대표님의 사업 분야와는 전혀 다른 '광고업'에 등록되었다는 것이었습니다. 일반적인 상식으로는 관련성이 없어 보일 수 있는 상황이죠.
하지만 저는 '세계적 저명성'과 '상품 간의 견련성'에 주목했습니다. 상표 등록무효심판을 청구하며 다음과 같이 주장했습니다.
① 글로벌 저명성 입증
라대표님의 상표는 무단선점자 B씨의 등록상표 출원 당시 중국에서 이미 저명한 상표였습니다.
중국의 대표적인 IT 기업이자 세계 랭킹 2위를 차지하는 글로벌 기업으로, 2000년부터 최초 사용되어 미국 나스닥에 상장되었습니다. 2015년 기준 663억 위안의 매출을 기록했으며, 2019년 포브스가 선정한 전 세계 IT 탑 브랜드 50위에 지정되는 등 그 저명성은 의심의 여지가 없었습니다.
② 저명성에 기반한 승소 이력
라대표님의 상표는 그 저명성을 바탕으로 나스닥 상장 이후 수많은 상표 모방 출원에 대한 이의신청, 무효심판, 소송 등에서 저명성을 인정받아 출원 거절 및 등록 무효 등을 이끌어낸 바 있습니다.
특히 2009년에는 IT 관련 서비스업과 전혀 무관한 요식업 프랜차이즈업에 대한 고소에서, 베이징 제1중급인민법원이 요식업 프랜차이즈가 라대표님의 상표권을 침범했다고 판시하며 손해배상을 명했죠.
이는 라대표님의 상표가 이종 서비스업까지 상표권이 미치는 강력한 저명성을 획득했음을 보여주는 사례로, 저희의 핵심 주장이 되었습니다.
③ 상품 간의 견련성 및 부정한 목적
무단선점자 B씨의 등록상표인 35류 전자 매체 및 인터넷을 통한 광고업과 라대표님의 사용 상표인 42류 인터넷 검색 서비스업은 속성과 내용만 보자면 비유사하다고 볼 수 있습니다.
그런데요. 구글, 네이버 등 검색 포털사이트의 주된 수익 창출 방법이 광고라는 점을 고려하면 견련성이 있다고 보아야 합니다.
라대표님의 상표가 무단선점자 B씨가 출원할 당시만 해도 나스닥에 상장되는 등 중국 기업의 빠른 성장에 세계가 놀라고 있던 시절이었고, 이미 전 세계에서 손꼽히는 검색 포털사이트임을 무단선점자 B씨가 몰랐을 리 없죠.
따라서 무단선점자 B씨의 등록상표 출원에는 부정한 목적이 명백했습니다.
이 사건에서도 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 12호가 중점적으로 적용되었습니다. 총 31건의 증거자료를 첨부하여 라대표님의 저명성과 무단선점자의 부정한 목적을 입증했습니다.
그 결과, 무단선점자 B씨의 등록상표는 "무효" 심결을 받았습니다만, 이를 불복해 무단선점자 B씨는 "무효 심결 취소"해달라는 소제기를 진행했습니다.
이에 저희도 무효심판청구에서 제출한 증거자료와 함께 답변서를 제출한 결과, 특허법원에서는 무단선점자 B씨의 등록무효 심결취소 청구를 기각했죠.
사례3. 연변 양꼬치 요식업 브랜드 링대표님
중국 연변에서 유명한 양꼬치 요식업 브랜드를 운영하시던 링대표님은 무단선점자 C 씨가 자신의 선사용상표를 모방하여 한국에 상표를 등록한 사실을 알게 되었습니다. 이미 한국에도 지점을 내고 사업을 확장하던 시점이라, 무단 선점 상표는 큰 걸림돌이었습니다.
링대표님의 상표가 이미 국내에서도 '주지성'을 획득했음을 입증하고, 무단선점자의 '부당한 이익' 목적을 강조했습니다. 상표 등록무효심판을 청구하며 다음과 같이 주장했습니다.
① 링대표님 상표의 성장과 인지
링대표님은 2002년 연변에서 작게 시작한 양꼬치 전문 요식업 브랜드를 점점 성장시켜 2015년 법인 설립 후 프랜차이즈 사업을 시작했습니다.
가맹점은 매년 늘어나 직영점이 총 6개, 가맹점은 총 18개에 달하며, 2018년에는 두 번째 직영점만으로도 연 매출 3,600만 위안(한화 약 61억 원)을 달성했습니다.
2016년 상표 출원 진행 시 선등록상표와 유사하여 불사용 무효 심판 청구와 여러 번의 출원 및 복심 끝에 2020년 최종적으로 상표 등록을 확보했습니다.
② 국내 주지성 입증
링대표님의 양꼬치집 상표는 2019년경 영등포 대림동에 지점을 내 이미 국내에도 어느 정도 알려져 있었습니다.
상표법 제34조 제1항 제13호의 적용에 있어서 출원 당시 모방 대상 상표가 '널리' 인식되어 있었을 필요까지는 없고 '특정인의' 상품 출처로 인식된 경우로도 충분합니다.
여기서 "특정인이 인식한 정도"에 대해서는 특허법원 2011. 10. 26 선고 2011허 4653 판결에서, '특정인의 상표가 누군가의 상표를 표시한다는 인식이 해당 상품에 관한 국내 또는 외국의 수요자들 중 거래상 의미 있는 최소한의 범위 이상의 사람들 사이에서 존재하면 충분하고, 반드시 그 수요자들의 전부 또는 대부분이 그러한 인식을 하고 있어 특정인의 상표가 주지 상표에 해당할 필요는 없다"라고 판시한 바 있습니다.
저희는 국내 매장 오픈 현황, 매출 자료, 온라인 리뷰 등을 통해 링대표님 상표의 국내 인지도를 적극적으로 입증했습니다.
③ 부정한 목적의 출원
상표 자체의 창작성이 없거나 타인의 상표를 동일 또는 극히 유사하게 모방한 경우에는 출원인이 가맹 계약 체결을 강요하거나 원 권리자의 시장 진입을 방해하는 목적 등의 부정한 목적으로 출원한 것으로 판단할 수 있었습니다.
④ 상표법 제34조 제1항 제13호 적용
국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
상표법 제34조 제1항 제13호
이 조항은 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정합니다.
이는 속지주의의 엄격한 운영에 따른 모방 상표 등록을 방지하고 진정한 상표 사용자의 신용을 보호하며 공정한 경쟁 질서를 확립하고자 하는 취지입니다.
이 사건에서는 상표법 제34조 제1항 제13호가 중점적으로 적용되었습니다. 총 17건의 증거자료를 첨부하여 링대표님의 국내외 주지성과 무단선점자의 부정한 목적을 성공적으로 입증했죠.
그 결과, 무단선점자 C씨의 등록상표는 "무효" 심결을 받았습니다.
여기까지 지난번 소개해 드린 요식업 프랜차이즈를 운영하시던 진대표님의 사례에 이어 브랜드 주지상표 모방하여 무단 선점했을 때 상표 등록무효심판 청구로 해결한 사례 세 가지를 말씀드렸는데요.
만일 누군가 무단으로 선점하여 등록했다면 되도록이면 매출, 광고비 지출 내역, 언론홍보 등 증거자료를 활용해 상표 등록무효심판 청구 진행하여 그 원천을 소멸시키는 것이 중요합니다. 심판은 증거싸움이기 때문이죠.
특히, 특히 프랜차이즈 상표라면 반드시 상표등록을 사수해야 해야 된다는 점을 기억해 주십시오. 상표권 없는 가맹허락계약은 무효이니까요.
비슷한 문제로 고민하고 계신다면 언제든 문의하십시오.
반대로 무효심판청구를 받아 당황하신 분이라면 '이 글'을 읽어보십시오.
감사합니다.
사랑특허법률사무소
박소현 대표변리사 드림
