해외에서 알려진 브랜드, 국내 모방등록 무효 될까요
중국이나 다른 조약가입국에서 오랫동안 운영하며 알려진 브랜드가 있으신데, 어느 날 국내에서 다른 회사가 똑같은 이름으로 상표를 먼저 출원해서 등록까지 마친 걸 알게 되면 정말 황당하실 거예요. "내가 만든 브랜드인데 왜 저 회사가 등록증을 갖고 있지" 싶으실 텐데요.
이럴 때 많은 분들이 제일 먼저 검색해 보시는 게 상표법 제34조 제1항 제13호예요. 조문을 찾아보면 해외에서 특정인의 상표로 알려진 표장의 모방을 막기 위한 규정이라는 건 알겠는데, 정작 "내 브랜드가 이 정도로 알려졌다고 할 수 있나" 하는 걱정이 남으실 거고요.
오늘은 이 조항이 실제로 어떤 요건을 요구하는지, 그리고 요식업 브랜드 사례를 통해 무효심판에서 어떤 증거자료를 준비해야 하는지 정리해 봤습니다.
목차
해외에서 알려진 브랜드를 국내에서 먼저 출원했다면
주지 또는 저명까지는 아니어도 무효심판이 가능한가요
실제로 어떤 증거자료를 준비해야 할까요
해외에서 알려진 브랜드를 국내에서 먼저 출원했다면
상표법 제34조 제1항 제13호는 파리조약 가입국에서 특정인의 상표로 인식된 표장을, 국내에서 부정한 목적으로 모방해 출원하는 걸 막기 위해 만들어진 조항이에요. 조약가입국이라면 중국도 당연히 포함됩니다.
핵심은 이 조항이 상표를 먼저 등록한 쪽이 아니라, 실제로 그 상표를 만들고 써온 쪽을 보호하기 위한 규정이라는 점이에요. 그러니까 상대 회사가 국내에서 먼저 등록했다고 해서 권리가 그대로 인정되는 게 아니라, 그 등록 자체를 무효로 만들 수 있는 여지가 있다는 뜻입니다.
다만 등록이 이미 끝난 상태라면 심사 단계에서 다투는 게 아니라 특허심판원에 무효심판을 청구해야 하는데요, 이때 무엇보다 먼저 확인하셔야 할 게 있습니다. 내 브랜드가 이 조항이 요구하는 "알려진 정도"에 해당하는지예요.
주지 또는 저명까지는 아니어도 무효심판이 가능한가요
여기서 많은 분들이 지레 포기하시는 부분이 있어요. "우리 브랜드는 그렇게까지 유명하지 않은데"라는 생각이시죠. 결론부터 말씀드리면, 이 조항은 주지 상표나 저명 상표 수준의 인지도를 요구하지 않습니다.
상표법상 주지 또는 저명 상표는 국내 수요자 사이에서 널리 알려진 상표를 뜻하는데, 제13호가 요구하는 건 이보다 낮은 수준이에요. 특정인의 상품을 표시하는 것으로 어느 정도 인식되고 있다는 정도만 입증하면 됩니다.
이 부분이 중요한 이유는요, 해외에서 지역 기반으로 운영하며 그 지역 소비자들 사이에서는 확실히 알려져 있지만 한국 전체로 보면 대형 브랜드만큼 유명하지는 않은 경우가 정말 많거든요. 그런데도 이 조항의 보호 대상이 될 수 있다는 거예요. 그러니 "내 브랜드는 그 정도는 아니라서"라는 생각으로 검토조차 안 해보시는 건 이릅니다.
실제로 어떤 증거자료를 준비해야 할까요
실제로 저희가 진행했던 사례를 소개할게요. 연변에서 양꼬치 전문점을 운영하며 현지에서 브랜드로 알려져 있던 대표님이 계셨는데, 국내의 다른 회사가 거의 동일한 이름으로 상표를 출원해 이미 등록까지 마친 상태였습니다.
저희가 제일 먼저 한 건 "해외에서 특정인의 상표로 알려져 있었다"는 사실을 뒷받침할 자료를 모으는 일이었어요.
현지 매장 운영 기록, 간판과 메뉴판에 사용된 표장, 현지 소비자들이 남긴 후기와 온라인 노출 기록 같은 자료를 최대한 시간순으로 정리했습니다.
여기서 중요한 건 자료가 많고 적음보다, 상대 회사가 출원한 시점보다 먼저 그 브랜드를 사용하고 있었다는 걸 명확히 보여주는 순서였어요.
그리고 상대 회사의 상표가 저희 고객사 브랜드와 우연히 비슷해진 게 아니라는 점도 함께 소명했습니다. 상호와 표장 구성이 지나치게 유사한 정황, 그리고 같은 업종에서 부정한 목적 없이는 설명하기 어려운 모방 정황을 법리적으로 정리해서 무효심판을 청구했죠.
그 결과 특허심판원은 저희 측 주장을 받아들여 상대 회사의 등록을 무효로 인정했습니다. 브랜드를 직접 키워오신 대표님 입장에서는, 국내에서 다시 정당하게 브랜드를 지킬 수 있는 발판을 마련하신 셈이에요.
이 사례가 보여주는 건, 무효심판에서 결과를 가르는 건 브랜드의 유명세 그 자체가 아니라 "먼저 사용하고 있었다는 사실을 얼마나 구체적으로 시간순으로 입증하느냐"라는 점입니다.
정리하며
해외에서 운영하며 알려진 브랜드를 국내 다른 회사가 먼저 등록했다는 사실을 알게 되셨다면, 낙담하시기 전에 먼저 확인하실 게 있습니다. 주지 또는 저명 수준까지는 필요하지 않다는 점, 그리고 내가 먼저 그 브랜드를 사용해 왔다는 걸 보여줄 자료가 얼마나 남아있는지예요.
이 두 가지만 정리되면 무효심판을 통해 등록을 되돌릴 가능성이 충분히 있습니다.
해외 브랜드 모방출원, 지금 상황을 먼저 점검받아 보세요. 상표법 제34조 제1항 제13호 요건 충족 여부부터 증거자료 준비 전략까지, 무효심판 가능성을 함께 확인 드리겠습니다.
자주 묻는 질문
Q. 국내에서는 아직 브랜드를 전혀 사용하지 않았는데도 무효심판이 가능한가요?
A. 가능합니다. 이 조항은 국내 사용 여부가 아니라 해외에서 특정인의 상표로 알려졌는지를 기준으로 판단하기 때문입니다.
Q. 상대 회사가 이미 상표권자로 등록된 지 오래됐는데도 늦지 않았나요?
A. 무효심판은 등록 이후에도 청구할 수 있는 절차라서, 시점 자체가 늦었다고 볼 필요는 없습니다. 다만 자료가 오래될수록 정리와 확보에 시간이 걸릴 수 있어 서두르시는 게 유리합니다.
Q. 중국이 아닌 다른 나라에서 운영 중인데도 해당되나요?
A. 파리조약 가입국이라면 국가와 무관하게 적용됩니다. 어느 나라에서 알려졌는지보다, 실제로 특정인의 상표로 인식되고 있었다는 사실 자체가 중요합니다.