유사상표 거절? 상표 의견제출통지서 받고도 등록받는 3가지 방법
안녕하세요. 상표전문변리사, 사랑특허법률사무소 박소현 대표 변리사입니다.
회사 이름으로 낸 상표출원에 ‘선행상표와 유사하다’라는 상표법 34조 제1항 제7호를 거절이유로 의견제출통지서가 도착하면, 그 이름으로 쌓아 온 사업 계획이 통째로 멈춘 것처럼 느껴집니다.
실제로 거절이유로 인해 상담을 요청하시는 분들 대부분이 “이 이름을 포기해야 하나요”부터 물으십니다.
결론부터 말씀드리면, 지식재산처에서 상표 의견제출통지서를 받았다고 포기하지 않고 지정상품 범위 삭제 또는 보정, 상품 용도 한정, 도안화하여 재출원하는 방법으로 해결할 수 있습니다.
선행상표와 유사하다는 거절이유, 등록을 포기해야 하나요?
의견제출통지서는 거절 확정이 아닙니다. 거절 이유를 해소할 기회를 출원인에게 주는 절차 입니다.
상표법은 심사관이 거절이유를 발견해도 곧바로 거절결정을 내리지 못하도록 하고, 출원인에게 의견서를 제출할 기회를 먼저 부여하도록 정하고 있습니다. 통지서에 지정된 기간 안에 의견서나 보정서로 대응하면 심사는 계속 진행됩니다. 이 기간은 통상 2개월이며 연장 신청도 가능합니다.
선행상표 유사 거절이유(상표법 제34조 제1항 제7호)를 받았다면 통지서에서 두 가지를 확인해야 합니다.
상표의 이름과 모양 자체(표장)가 어떤 면에서 유사하다고 지적됐는가 — 생김새(외관), 부르는 소리(호칭), 떠오르는 뜻(관념) 중 무엇이 문제인지
지정상품이 어디까지 저촉되는가 — 출원한 상품 전부인지, 일부인지
대응 방향을 정하는 것은 두 번째입니다. 지정상품 전부가 저촉된다면 의견서로 비유사를 다투거나 상표의 이름·모양을 바꾼 재출원을 검토해야 합니다.
반면, 일부 상품만 저촉된다면 그 상품을 삭제하는 보정만으로 거절이유가 해소될 수 있습니다. 같은 ‘유사 거절’이라도 저촉 범위에 따라 전략과 기간, 비용이 전혀 다르기 때문에 통지서의 결론이 아니라 저촉 상품 목록부터 파악하는 것이 중요하죠.
여기서 주의하실 점은 ‘기한’입니다. 지정된 기간 안에 아무 대응도 하지 않으면 심사관은 통지한 이유 그대로 거절결정을 내립니다. 거절결정 이후에도 재심사 청구나 거절결정불복심판 같은 절차를 활용할 수 있지만, 통지서 단계에서 의견서와 보정으로 해소하는 것에 비해 시간과 비용의 부담이 훨씬 커집니다.
일부 상품만 저촉될 때 지정상품 삭제 보정은 어떻게 하나요?
심사관이 지적한 상품이 실제 내 사업과 무관하다면, 해당 상품을 삭제하는 보정서를 제출한다면 등록 가능성을 높일 수 있습니다.
상표법 제40조는 출원공고결정 전까지 지정상품을 삭제하거나 범위를 줄이는 보정을 허용합니다. 저촉 상품을 삭제한 보정서를 제출해 거절이유가 해소되면 심사관은 출원공고결정을 내리고, 이후는 통상의 등록 절차와 동일하게 흘러갑니다.
삭제 보정으로 공고까지 가려면 세 가지 요건이 맞아야 합니다.
거절이유가 일부 지정상품에만 저촉된다고 특정되어 있을 것
삭제할 상품이 핵심 사업 상품이 아닐 것: 주력 상품이 빠지면 등록을 받아도 실익이 없습니다
남는 지정상품만으로 현재와 향후의 사업 범위를 커버할 것
저촉 여부를 가늠할 때는 인용 선행상표의 지정상품에 붙은 유사군코드를 확인하는 것이 실무의 기준이 됩니다.
특허청 키프리스에서 두 출원의 지정상품별 유사군코드를 대조하면 겹치는 상품이 어디까지인지 대략적인 윤곽이 나옵니다. 다만 유사군코드가 같아도 거래 실정에 따라 비유사로 판단될 여지가 있으므로, 삭제 범위를 확정하기 전에 다툴 상품과 삭제할 상품을 구분하는 검토가 필요합니다.
(*지식재산처(구, 특허청)의 유사군코드를 확인하고 싶으시다면? “여기”)
실무에서는 저촉이 명백한 상품은 삭제하는 보정서를, 다툴 여지가 있는 부분은 비유사 논거를 담은 의견서를 함께 제출하는 방식으로 두 수단을 병행하는 경우가 많습니다.
저희 사무소가 대리했던 한 제조기업은 선행상표 유사 거절이유(상표법 제34조 제1항 제7호)를 이유로 의견제출통지서를 받아 찾아오셨습니다.
심사관은 첫 글자만 다른 선등록상표와 유사하다는 거절이유를 통지했지만, 저촉된 지정상품은 일부에 그쳤습니다. 저희가 먼저 확인한 것은 지적된 상품이 이 기업의 현재 매출과 향후 수출 계획 어디에 걸리는지였습니다.
검토 결과, 향후 수출 계획은 상표등록이 없어 영업확장에 큰 어려움을 겪고 있었고, 국내상표등록 확보로 이후 마드리드 국제등록(중국,유럽,아일랜드,싱가폴,튀르키예,미국) 및 페루, 브라질, 말레이시아, 인도네시아에 계획이셨습니다.
반면, 심사관에게 지적받은 해당 상품은 실제 사업과 직접 관련이 없었고, 남는 지정상품만으로 국내외 사업 범위를 충분히 커버할 수 있었습니다.
그 판단 위에서 삭제 보정서를 제출했고, 출원은 추가 공방 없이 공고를 거쳐 등록됐습니다.
통지서의 문구만 보면 무거운 거절이유였지만, 저촉 범위를 뜯어보니 등록까지 남은 거리는 보정서 한 건이었던 사건입니다.
여기서 중요한 점은 삭제한 지정상품은 그 출원에서 되살릴 수 없다는 겁니다. 어떤 상품을 남기고 어떤 상품을 포기할지는 곧 등록 후 상표권의 보호 범위를 정하는 결정이므로, 눈앞의 거절이유 해소만이 아니라 사업 확장 계획까지 놓고 판단해야 합니다.
한 번 거절된 상표를 다시 출원할 때는 무엇을 바꿔야 하나요?
상표의 이름·모양(표장)과 지정상품, 두 축을 함께 다시 설계해야 결과가 달라집니다. 같은 이름을 같은 지정상품으로 다시 출원하면 같은 선행상표를 근거로 같은 거절이유를 받게 됩니다.
재출원 전략의 본질은 심사에서 지적될 저촉 범위를 출원 설계 단계에서 미리 좁혀 두는 데 있습니다.
쓸 수 있는 수단은 두 가지입니다.
표장의 도안화: 글자로만 된 상표에 도형이나 서체 디자인을 입혀 선행상표와 다르게 보이도록 만드는 방법
지정상품의 용도 한정: 상품 명칭에 용도나 분야를 붙여 선행상표 지정상품과 겹치는 폭을 줄이는 방법
다만, 디자인을 입혀도 글자 부분이 여전히 상표의 중심(요부)으로 읽히면 부르는 소리의 유사는 그대로 지적될 수 있고, 용도 한정도 선행상표의 지정상품 범위가 넓으면 효과가 제한되어 두 수단이 만능은 아닙니다.
그래서 재출원은 로고 디자인을 바꾸는 작업이 아니라, 인용될 만한 선행상표를 먼저 조사하고 그 결과에 맞춰 표장과 지정상품을 함께 설계하는 작업이어야 합니다. 어느 선행상표가 걸릴지 알고 출원하는 것과 모르고 출원하는 것은 같은 거절이유를 받아도 그 다음 대응의 폭이 다릅니다.
앞서 소개한 제조기업도 처음부터 저희 사건은 아니었습니다. 다른 사무소를 통해 출원했다가 거절된 이력을 안고 찾아오셨고, 수출을 위해 이 이름의 등록이 반드시 필요한 상황이었죠.
선행상표를 조사해 보니 오인·혼동 가능성이 높아 동일한 출원을 반복해서는 승산이 없다고 판단했습니다.
그래서 상표를 도안화하고 지정상품에 용도를 한정하는 재출원 전략을 세웠고, 등록이 시급한 사정을 고려해 우선심사도 함께 신청해 심사 착수를 앞당겼습니다.
재출원에서도 유사 거절이유는 나왔습니다. 그러나 설계 단계에서 저촉 폭을 좁혀 둔 덕분에 지적은 일부 상품에 그쳤고, 삭제 보정으로 거절이유를 해소해 등록을 마쳤습니다.
재출원 설계와 삭제 보정은 별개의 전략이 아니라, 앞의 설계가 뒤의 보정을 가능하게 만드는 경로였던 것이지요. 이 기업은 국내 등록을 기반으로 중국, 유럽, 미국을 포함해 10개국이 넘는 나라에 상표를 출원하며 수출을 확장해 나갔습니다.
'선행상표와 유사’ 때문에 의견제출통지서를 받으면 거절처럼 느껴질 수 있지만, 실제로는 저촉 범위를 확인하라는 신호에 가깝습니다.
전부 저촉인지 일부 저촉인지, 삭제할 상품이 사업의 핵심 상품여부에 따라 의견서, 삭제 보정, 재출원 전략이 달라집니다. 그리고 그 판단은 통지서에 지정된 기간 안에 내려야 하죠.
지금 받으신 의견제출통지서와 출원 내역을 보내 주시면, 인용된 선행상표와 저촉 지정상품을 검토해 어떤 경로로 등록 가능성을 살릴 수 있는지 알려드리겠습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 상표의 유사 여부는 어떤 기준으로 판단되나요?
표장(상표의 이름과 모양)의 유사와 지정상품의 유사를 함께 봅니다. 표장은 생김새(외관)·부르는 소리(호칭)·떠오르는 뜻(관념)을 종합해 일반 수요자가 출처를 오인·혼동할 우려가 있는지를 기준으로 판단하고, 상품은 특허청의 유사군코드를 참고하되 실제 거래 실정을 고려합니다. 두 요건이 모두 충족되어야 거절이유가 성립하므로, 이름이 비슷해도 상품 분야가 다르면 등록될 수 있습니다.
Q. 의견서만으로 유사 거절이유를 뒤집을 수 있나요?
사안에 따라 가능합니다. 두 상표의 생김새·부르는 소리·뜻의 차이, 지정상품의 거래 실정 차이, 수요자층 구분 등을 논증해 심사관의 유사 판단을 다투는 방식이며, 필요하면 심사관 면담을 병행하기도 합니다.
다만 오인·혼동 가능성이 높다고 판단되는 사안에서는 의견서만 고집하기보다 삭제 보정이나 재출원 설계를 함께 검토하는 편이 현실적입니다.
Q. 등록이 급한데 우선심사를 신청할 수 있나요?
출원한 상표를 이미 사용하고 있거나 사용 준비 중인 것이 명백한 경우 등 상표법이 정한 사유에 해당하면 신청할 수 있습니다. 우선심사가 결정되면 일반 출원보다 심사 착수가 크게 앞당겨지며, 한 번 거절된 상표의 재출원에도 신청이 가능합니다. 수출 일정 등으로 등록 시기가 사업에 직결되는 경우 재출원 전략과 함께 검토할 가치가 있습니다.