상표 불사용취소심판, 선등록에 막힐 때 푸는 방법

안녕하세요. 사랑특허법률사무소 박소현 변리사입니다.

"몇 년째 같은 상표로 출원하는데 계속 거절돼요. 선등록한 곳은 일본 회사 같은데, 심판을 청구하면 괜히 시비 거는 것 같아 무서워요." 이렇게 말씀하시는 분이 의외로 많습니다. 그 사이 브랜드는 자라는데 정작 핵심 상품에 상표권이 없어 영업 확장이 막히는 상황이 반복됩니다.

먼저 결론부터 말씀드리면, 상표 불사용취소심판은 등록만 해두고 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 상표를 지우는 제도이며, 이해관계인이라면 누구든 청구할 수 있는 정당한 절차입니다. 입증 책임은 상표권자에게 있고, 청구인은 이해관계만 소명하면 됩니다.

이 글에서는 청구로 길을 연 속옷 브랜드 사례와 답변서로 막아낸 방어 사례를 함께 정리하겠습니다.

목차

• 불사용취소심판이란 정확히 무엇인가요?

• 일본 회사 상표라 무서운데, 청구해도 되나요?

• 청구인 이해관계는 어떻게 소명하나요?

• 취소 후 재출원을 미리 해두라는 건 무슨 말인가요?

• 답변서 30일, 어떤 사용증거가 인정되나요?

• 서비스업의 사용증거는 무엇이 달라야 하나요?

• 지정상품과 다르게 쓰면 사용이 안 되나요?

• 자주 묻는 질문

1. 불사용취소심판이란 정확히 무엇인가요?

상표 불사용취소심판은 등록상표가 3년간 정당한 이유 없이 국내에서 사용되지 않은 경우 그 등록을 취소시키는 심판입니다. 상표법 제119조 1항 3호에 근거하며 이해관계인은 누구든 청구할 수 있습니다.

실무에서 정의보다 중요한 지점이 있습니다. 입증 책임이 청구인이 아니라 상표권자에게 있다는 점입니다. 청구인은 이해관계만 소명하면 되고, 그 상표를 3년 안에 어떻게 사용했는지를 증명해야 하는 쪽은 상표권자입니다. 청구인은 부담 없이 청구할 수 있고, 피청구인은 답변서 30일 안에 증거를 갖춰야 합니다.

2. 상대측은 큰 기업이라 걱정되는데, 청구해도 되나요?

청구해도 됩니다. 불사용취소심판은 쓰지 않는 상표를 풀어 사용할 사람에게 돌려주는 제도이며 실무에서 흔하게 활용되는 절차입니다.

의외로 많은 분이 이 지점에서 멈춥니다.

속옷 브랜드 대표님도 그러셨습니다.

2018년 영문 출원, 2020년 한글 출원, 보정까지 시도하셨지만 일본 회사 선등록 상표 때문에 4년간 거절을 받으셨는데요. 심판은 "일본 회사라 무서워서" 못 하셨다고 하셨습니다.

조사해 보니 그 일본 회사는 국내에서 제품을 판매하지 않는 것이 확인됐고, 결국 취소 심결이 확정되며 4년의 거절이 6개월 만에 풀리게 되며 출원 공고 대기중에 있습니다. 더 나아가 미국, 인도네시아, 유럽에도 상표출원하게 되셨죠.

3. 청구인은 어떻게 소명하나요?

본인이 동일하거나 유사한 상표를 출원했다가 그 선등록 때문에 거절된 사실이 있다면 그 자체로 이해관계가 인정됩니다.

이해관계가 추상적으로 들리지만 실무에서는 정해진 형태로 정리됩니다. 본인 명의의 출원번호, 거절결정서, 그 선등록과의 유사 관계를 보여주는 자료를 갖추면 됩니다. 말씀드린 위 사례에서도 누적된 거절결정 이력이 그대로 소명 자료가 됐습니다.

문제는 셀프로 준비할 때 자주 놓치는 부분입니다.

거절이유에 어떤 선등록이 어떻게 인용됐는지, 본인 출원과 인용 상표의 유사 판단이 어디에서 갈렸는지를 정리하지 못하면 이해관계가 충분히 인정되지 않을 위험이 생깁니다.

청구를 결심하셨다면 청구 이전에 해둬야 할 일이 있습니다.

4. 취소 후 재출원을 미리 해두라는 건 무슨 말인가요?

불사용취소심판을 청구할 때는 청구 직전에 본인 상표를 먼저 출원해 두는 것이 안전합니다. 취소 심결이 확정되는 공백 기간에 제3자가 같은 상표를 선점할 수 있기 때문입니다.

위 사례에서 이 타이밍이 핵심이었습니다.

2022년 6월에 본인 브랜드 로고를 먼저 출원하고 닷새 뒤인 심판을 청구했습니다. 만약 심판부터 청구하고 취소 확정을 기다렸다면 그 사이 누군가 같은 상표를 출원해 차지할 수도 있었습니다.

이런 순서 설계는 처음 겪는 분이 혼자 결정하기 어렵습니다. 출원 시점, 지정상품, 해외 출원을 대비한 흑백 출원 여부까지 함께 보는 일이거든요.

이제 입장을 바꿔 불사용취소심판 청구를 받은 쪽으로 가보겠습니다.

5. 답변서 30일, 어떤 사용증거가 인정되나요?

제품 상표는 등록상표가 그대로 표시된 라벨이나 포장 사진, 그 시점을 증명하는 날짜 자료, 거래 사실을 보여주는 세금계산서나 거래명세서 등이 함께 갖춰질 때 인정됩니다.

스피커 제조사인 사건이 이 구조였습니다.

답변서 단계에서 홈페이지 제품 소개 페이지, 포장의 상표 사진, 실제 거래 서류까지 한 번에 묶어 제출했고 결과는 청구 기각으로 방어에 성공했습니다.

실무에서 자주 문제가 되는 지점은 날짜입니다. 사진이 언제 찍힌 것인지 입증할 자료가 없거나, 거래가 3년 안에 있었다는 점이 명확하지 않은 경우입니다. 사용은 했어도 그 시점을 가리키지 못하면 인정되지 않습니다.

서비스업이라면 증거의 종류가 달라집니다.

6. 서비스업의 사용증거는 무엇이 달라야 하나요?

서비스업은 제품처럼 라벨과 포장이 없기 때문에 거래 서류의 흐름 자체가 사용증거가 됩니다. 비용 견적서, 계약서, 세금계산서, 입금 확인증까지 한 거래의 처음과 끝을 보여주는 자료가 필요합니다.

서비스업 상표 사건에서 저는 비용 견적부터 입금 확인까지 거래 한 건의 전 과정을 시간 순으로 묶어 제출했습니다.

그 상표 아래에서 견적과 계약과 청구와 입금까지 실제로 돈이 오갔다는 사실이 시간 순으로 드러나야 하기 때문입니다.

7. 지정상품과 다르게 쓰면 사용이 안 되나요?

등록상표를 변형해서 쓰거나 지정상품이 아닌 유사 상품에 쓴 경우에는 사용으로 인정되지 않을 수 있습니다. 등록한 상표 그대로, 등록한 지정상품에 쓰는 것이 사용입증의 기본 요건입니다.

셀프로 하다 보면 "비슷한 상품이니까 인정되겠지" 하고 자료를 제출했다가, 심판원이 지정상품 범위 밖이라고 판단하면 그 증거 전체가 무력화될 가능성이 높습니다.

자주 묻는 질문

Q. 상표 불사용취소심판 청구 비용과 기간은 어느 정도인가요?
A. 통상 6개월에서 1년 안팎이며 관납료와 대리인 수임료가 발생합니다. 정확한 금액은 상표의 류 수와 지정상품 범위에 따라 달라지므로 본인 사안을 두고 견적을 받아보시는 것이 정확합니다.

Q. 광고만 했고 실제 판매는 없었는데 사용으로 인정되나요?
A. 광고만으로는 불안정합니다. 실제 거래 서류와 함께 제시될 때 사용으로 인정될 가능성이 높아집니다.

Q. 일부 지정상품만 사용했는데 상표가 통째로 취소되나요?
A. 사용한 지정상품은 살아남고 사용하지 않은 지정상품에 한해 일부 취소가 이루어집니다. 청구인 입장에서는 본인 출원과 충돌하는 지정상품만 정확히 노린 일부 취소 청구가 전략적으로 유리할 수 있습니다.

Q. 셀프로 답변서를 써도 괜찮을까요?
A. 가능하지만 권하지 않습니다. 사용증거의 날짜 입증, 지정상품 일치, 등록상표 동일성에서 결과가 갈리는데 이 점검은 처음 겪는 분에게는 보이지 않는 영역입니다. 본인 자료로 방어가 되는 상황인지 점검받아 보시는 것을 권합니다.

Q. 권리자가 답변서를 안 내면 자동으로 취소되나요?
A. 답변서를 제출하지 않으면 사용 사실이 입증되지 않은 것으로 보아 취소 심결로 이어집니다. 다만 그 사이에도 제3자 출원 리스크가 남아 있으니 청구 전 본인 출원을 먼저 해두시는 것이 안전합니다.

지금 이 글을 읽고 계신 상황이 말씀드린 사례의 청구인 측 대표님과 비슷할 수도 있고, 답변서를 받아 든 피청구인 쪽에 가까울 수도 있겠습니다.

어느 쪽이든 결과가 갈리는 지점은 같습니다. 청구인은 이해관계 소명과 청구 전 출원 타이밍, 피청구인은 날짜와 지정상품과 등록상표 동일성 세 축의 사용증거를 갖췄는가입니다.

망설임이 길어질수록 청구인은 브랜드 확장의 시기를, 피청구인은 답변서 30일을 놓치게 됩니다.

우리 브랜드의 상황이 청구로 풀 수 있는지, 답변서로 방어가 되는지부터 점검받아 보시는 것을 권유드립니다.

감사합니다.

사랑특허법률사무소 대표 변리사 박소현 드림