동업자의 상표 무효심판 청구, 방어할 수 있어요 (상표법 제34조 제1항 제20호)
안녕하세요. 사랑특허법률사무소 대표 변리사 박소현입니다.
오래전부터 써온 상표를 등록해 두셨는데, 예전에 동업이나 거래 관계에 있던 상대방이 갑자기 "그 상표는 원래 우리가 정한 것"이라며 등록무효심판을 청구하면 정말 당황스러우실 거예요.
"내가 계속 써온 상표를 정말 뺏길 수도 있나" 싶으실 텐데요.
오늘은 상표법 제34조 제1항 제20호가 실제로 무엇을 요구하는지, 그리고 내가 진짜 권리자라는 걸 어떻게 입증하는지 실제 방어 사례로 정리해 봤습니다.
목차
동업 관계가 있었다고 상표를 뺏기는 건 아닙니다
내가 진짜 권리자라는 것, 이렇게 입증합니다
실제 사례로 보는 방어 논리
동업 관계가 있었다고 상표를 뺏기는 건 아닙니다
상표법 제34조 제1항 제20호는 동업이나 고용, 업무상 거래 관계를 통해 타인이 사용하거나 준비 중인 상표임을 알면서, 그 타인의 동의 없이 동일하거나 유사한 상표를 출원한 경우 등록을 받을 수 없다고 정하고 있어요.
청구인 입장에서는 이 조항을 근거로 "예전에 함께 논의했던 상표니까 내 권리"라고 주장하기 쉽습니다.
하지만 법원의 판단은 그렇게 단순하지 않아요. 대법원은 타인과 출원인 중 누가 진짜 권리자인지를, 두 사람의 내부 관계와 상표를 개발하고 선정하고 사용해 온 경위, 그리고 실제로 그 상표의 사용을 통제하거나 상품의 품질을 관리해 온 사람이 누구인지를 종합적으로 고려해서 판단해야 한다고 밝히고 있습니다.
즉 과거에 동업 관계가 있었다는 사실 하나만으로 상표를 자동으로 넘겨줘야 하는 건 아니에요. 실제로 대법원도 이와 비슷한 취지의 사건에서, 상표의 사용 권원이 누구에게 귀속되어 왔는지를 구체적으로 따진 뒤에야 등록무효 여부를 판단했습니다.
내가 진짜 권리자라는 것, 이렇게 입증합니다
핵심은 시간 순서와 실질적인 관리 주체를 보여주는 자료예요.
먼저 이 상표를 언제부터, 누가 직접 만들고 사용해 왔는지를 보여주는 자료가 필요합니다. 동업 관계가 시작되기 전부터 이미 사용하고 있었다면 특히 유리한 근거가 됩니다.
여기에 더해, 그 상표가 특별한 뜻이 담긴 조어상표라면 누가 이 단어를 실제로 구상하고 채택했는지도 중요한 요소가 돼요. 청구인이 "우리가 함께 정한 것"이라고 주장하더라도, 실제로 그 상표를 붙인 상품을 시장에 출시하고 품질을 관리해 온 사람이 따로 있다면 그 사람이 권리자로 인정받을 가능성이 큽니다.
반대로 청구인이 실제로 그 상표를 상품의 출처 표시로 사용한 적이 있는지도 살펴봐야 해요. 논의만 했을 뿐 실제 사용한 적이 없다면, 권리자로 인정받기 어렵습니다.
결국 말로 오간 논의보다, 실제로 시장에서 누가 그 이름을 걸고 사업을 해왔는지가 훨씬 무겁게 작용합니다.
실제 사례로 보는 방어 논리
실제로 저희가 방어했던 사례를 소개할게요.
한 대표님이 2010년부터 잔디용 비료 브랜드에 직접 만든 조어상표를 사용해 오셨습니다. 이후 2014년 예전 사업 파트너와 합작회사를 세웠지만 사업이 잘되지 않았고, 결국 대표님이 부채를 떠안는 조건으로 회사를 정리했습니다.
그런데 시간이 지난 뒤, 그 파트너 쪽에서 이 상표가 2014년 동업 당시 함께 정한 것이라며 등록무효심판을 청구했습니다. 여기에 더해 상표 자체에 식별력이 없다는 주장까지 함께 제기했어요.
저희는 두 가지로 나눠서 대응했습니다.
먼저 이 상표가 두 단어를 붙여 쓴 일체불가분의 조어상표로, 전체가 하나의 단어처럼 인식되어 식별력이 있다는 점을 밝혔습니다.
그리고 이 상표를 2010년부터, 즉 동업 관계가 시작되기 훨씬 전부터 대표님이 직접 구성하고 채택해서 사용해 왔다는 사실을 자료로 뒷받침했습니다. 청구인 쪽은 정작 이 상표를 상품 출처 표시로 사용한 적이 없다는 점도 함께 짚었죠.
그 결과 특허심판원은 저희 측 주장을 받아들여 심판청구를 기각했고, 심판 비용도 청구인이 부담하게 됐습니다.
결국, 동업 관계가 있었다는 사실만으로 위축되실 필요는 없다는 점이에요. 시간 순서와 실제 사용 이력을 정확히 정리하면 충분히 지켜낼 수 있습니다.
예전 동업자나 거래 상대방이 상표법 제34조 제1항 제20호를 근거로 무효심판을 청구했더라도, 관계가 있었다는 사실 자체가 곧바로 불리한 결론으로 이어지지는 않습니다.
핵심은 이 상표를 누가 먼저 구상하고 사용해 왔는지, 그리고 실제로 품질과 사용을 관리해 온 사람이 누구인지를 시간 순서에 따라 구체적으로 보여주는 데 있습니다. 지금 이 상황에 놓여 계시다면, 그동안 쌓아온 사용 이력부터 차분히 정리해 보시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
Q. 동업 당시 작성한 문서에 상표 이름이 언급되어 있다면 불리한가요?
언급된 사실만으로 결론이 정해지지는 않습니다. 실제로 누가 그 상표를 상품에 붙여 사용하고 품질을 관리해 왔는지가 더 중요한 판단 요소입니다.
Q. 청구인이 상표에 식별력이 없다는 주장을 함께 하면 더 불리해지나요?
두 주장은 별개의 쟁점입니다. 식별력 여부와 권리자가 누구인지는 각각 따로 판단되므로, 하나씩 나누어 대응하시면 됩니다.
Q. 사용 이력을 보여줄 자료가 오래돼서 많이 없는데 괜찮을까요?
거래 기록, 제품 사진, 홍보 자료 등 남아있는 자료를 최대한 모으시는 게 우선입니다. 자료가 적더라도 시간 순서가 분명하다면 의미 있는 근거가 될 수 있습니다.