경쟁사 특허 등록, 정보제출서로 거절 만드는 법

“경쟁사 특허 등록 전에 막을 수 있을까?”라는 고민이 있으신 분이라면 경쟁사의 특허가 아직 심사 중일 때 ‘정보제출서’ 제도를 통해 등록을 원천 차단할 수 있습니다.

많은 기업 대표님들이 경쟁사가 ‘특허 출원 중’이라는 문구를 마케팅에 활용하거나, 유사한 기술로 특허를 냈다는 소식을 들으면 “등록이 될 때까지 기다려야 한다”고 오해해 골든타임을 놓치곤 합니다. 하지만 특허법 제63조의 2에 따르면, 누구든지 심사 중인 출원에 대해 “이 기술은 기본에 있던 것이르모 특허가 되어서는 안된다”는 증거(정보)를 특허청에 제출할 수 있습니다.

이 제도는 별도의 심판 비용 없이, 심사관에게 결정적인 ‘거절 이유’를 제공하여 경쟁사의 독점권 확보 시도를 무력화하는 가장 빠르고 효율적인 전략입니다.

1. 정보제출서란 무엇인가요?

정보제출서는 제3자가 특허 심사 과정에 개입할 수 있는 합법적인 수단입니다. 심사관은 모든 선행 기술을 완벽하게 파악하기 어렵기 때문에, 업계 경쟁자들이 제공하는 구체적인 증거 자료를 심사에 적극 반영합니다.

정보제출서가 필요한 결정적인 순간은 언제일까?

• 경쟁사가 내 제품을 모방하여 특허를 출원했을 때

• 이미 공지된 기술임에도 불구하고 경쟁사가 독점권을 주장하려 할 때

• 경쟁사의 “특허 출원 중” 경고장으로 인해 영업에 방해를 받을 때

특허가 공개되어야만 대응할 수 있다는 생각은 편견입니다. 비공개 상태라도 전략적으로 접근하면 등록 자체를 막아내고, 향후 발생할 침해 소송의 불씨를 미리 끌 수 있습니다.

2. [성공 사례] 인조속눈썹 B사 vs 경쟁사 Q사

실제 사랑특허법률사무소에서 진행했던 인조속눈썹 브랜드 B사의 사례를 통해, 보이지 않는 특허를 어떻게 찾아내고 무효화시켰는지 그 과정을 상세히 공개합니다.

문제 상황

2017년 여름. 인조속눈썹 시장을 선도하던 B사의 백 대표님은 경쟁사 Q사가 ‘속눈썹 펌 기구’에 대해 실용신안을 출원했다는 소식을 접했습니다.

Q사는 제품에 “실용신안 심사 중”이라는 문구를 넣어 마치 시장 선두주자 같은 모습으로 마케팅을 진행 했지만, B사 대표님 입장에서는 특허 출원 후 1년 6개월이 지나지 않아 상세 내용이 ‘비공개’ 상태였기 때문에, 정확히 어떤 기술로 출원했는지 알 수 없어 대응이 막막한 상태였죠.

위에서 말씀드린 것처럼 많은 분들이 B사 대표님과 같은 상황에서 ‘특허가 공개되어야만 대응할 수 있다’라고 생각하시는데요. 그렇지 않습니다. 특허법 제63조의 2에 따라, 제3자는 출원된 특허에 대해 ‘정보제출서’를 제출해 등록을 막을 수 있습니다.

특허법 제62조의 2

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다.

사랑특허법률사무소 전략 수립

통상적인 방법으로는 내용을 알 수 없었지만, 사랑특허법률사무소는 Q사의 중국 해외 출원 현황을 역추적했습니다.

Q사가 한국 출원을 기초로 중국에 우선권 주장 출원을 했으며, 중국 특허청의 빠른 심사 시스템 덕분에 중국에서 이미 기술 내용이 공개된 것을 확인했습니다. 그리곤 중국에서 공개된 내용을 역으로 분석하여 한국 출원의 내용을 특정할 수 있었습니다.

해결 솔루션

확보한 내용을 바탕으로, 해당 기술이 ‘신규성’과 ‘진보성’이 없음을 증명하는 정보제출서를 구성했습니다.

1. 대한민국 실용신안출원을 기초로 우선권주장을 하는 중국실용신안출원 2017**** 이 2018년 6월에 중국에서 공고된 바 있다.

2. 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일한 것이어서 특허법 제29조 제1항 제2호 및 제2항 해당하여 특허받을 수 없다.

   • 2006년 04월 공개된 실용신안에 기재된 발명 구성을 모두 기재하고 있다.

   • 2012년 07월 공개된 실용신안에 기재된 발명과 동일하다.

   • 심사참고자료에 기재된 발명으로부터 해당업계 종사자가 용이하게 발명할 수 있다.

결론적으로 “이 기술은 출원 전 이미 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일하므로 특허법 제29조에 의거하여 등록될 수 없다”는 논리를 완성했습니다.

결과

그 결과, 특허청 심사관은 저희가 제출한 정보제출서와 증거 자료를 인용하여, 경쟁사 Q사의 실용신안 출원에 대해 최종 거절 결정을 내렸습니다. 이를 통해 B사는 특허 침해 리스크 없이 안정적으로 사업을 영위하며 시장 점유율을 지킬 수 있었죠.

3. 정보제출 vs 이의신청 vs 무효심판 비교

경쟁사의 특허를 공격하는 방법은 시기에 따라 다릅니다. 귀사의 상황에 맞는 최적의 전략을 선택하는 것이 좋습니다.

등록된 후에 없애려면 막대한 비용과 시간이 듭니다. ‘특허청 정보제출서’는 호미로 막을 것을 가래로 막지 않게 해주는 가장 경제적인 법적 조치입니다.

4. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 경쟁사가 제가 정보를 제출했다는 사실을 알게 되나요?

정보제출은 익명으로도 가능합니다. 경쟁사와의 관계가 껄끄럽다면 대리인(변리사) 명의로 제출하거나 익명으로 진행하여 귀사의 노출을 막을 수 있습니다.

Q2. 아직 공개되지 않은 특허도 막을 수 있나요?

원칙적으로는 공개된 이후에 가능하지만, 위 사례처럼 해외 출원 내역을 조사하거나 경쟁사 제품 분석을 통해 내용을 유추하여 선제적으로 대응할 수 있는 방법들이 있습니다.

Q3. 정보제출서를 냈는데도 특허가 등록되면 어떻게 하나요?

만약 등록이 되더라도, 제출했던 증거 자료들은 기록에 남습니다. 이는 추후 ‘등록무효심판’을 청구할 때 매우 강력한 증거로 재활용될 수 있으며, 특허의 권리 범위를 축소시키는 효과도 있습니다.

Q4. 어떤 자료를 준비해야 하나요?

경쟁사 출원일 이전에 공개된 카탈로그, 블로그/SNS 게시글, 유사한 기존 특허, 해외 제품 판매 사이트 링크 등이 모두 강력한 증거가 됩니다.

특허 분쟁에서 가장 위험한 태도는 ‘설마 등록되겠어?’라는 안일함입니다. 경쟁사의 특허가 한번 등록되면, 이를 무효화하기 위해 수천만 원의 비용과 수년의 시간이 소요될 수 있습니다.

이에 저희 사랑특허법률사무소는 위에서 말씀드린 백 대표님의 사례처럼, 보이지 않는 정보까지 찾아내어 비즈니스를 지키는 전략적 파트너로 활동하고 있습니다. “챙김과 연결”이라는 철학으로 경쟁사의 부당한 특허로 인해 위협받지 않도록 끝까지 함께 하고자 합니다.

혹 경쟁사의 특허 출원으로 밤잠을 설치고 계신다면, 지금 바로 문의해 주십시오.

늦었다고 생각할 때가 흐름을 바꿀 수 있는 가장 빠른 타이밍일 수 있습니다.

감사합니다.