특허등록무효심판, 쿠팡 지재권 침해 소명 받았을 때 뒤집은 사례
오픈마켓에서 특허침해 소명 요청을 받으면, 대부분의 판매자분은 '우리가 뭔가 잘못한 것'이라고 받아들이십니다.
그런데 실제로는 그렇지 않은 경우가 적지 않습니다.
쿠팡에서 판매 중지를 당한 한 전자제품 판매자가 있었습니다. 6개월 뒤, 상대방의 등록 특허는 전 청구항이 무효가 되었습니다.
무슨 일이 있었을까요?
소명 요청 이메일을 받은 그날부터 무효 결정 심결이 나오기까지, 어떤 과정을 거쳤는지를 지금부터 보여드리겠습니다.
글을 읽다가 궁금하신 점이 있다면 언제든 연락 주십시오.
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특허침해 소명 요청을 받으면, 가장 먼저 뭘 확인해야 하나요?
오픈마켓에서 특허침해 소명 요청이 오면, 상대방이 주장하는 특허가 실제로 유효한지를 먼저 확인해야 합니다.
많은 분이 '침해 소명 요청 = 우리가 잘못한 것'이라고 받아들이시는데, 그렇지 않은 경우가 적지 않습니다.
실제로 이 사례에서도 의뢰인은 쿠팡에서 전자제품을 판매하다가 특허침해 소명 요청 이메일을 받으셨습니다.
판매는 즉시 중지된 상태였고, 오픈마켓 특성상 판매가 멈추면 매출을 넘어 회사 경영 자체에 문제가 생길 수 있는 상황이었습니다.
저희가 가장 먼저 한 것은 상대방 등록 특허의 청구항을 하나하나 분석하는 일이었습니다. 특허 문서에서 가장 중요한 것은 '청구항'인데, 이것이 그 특허가 보호하려는 발명의 범위를 규정하기 때문입니다. 여기서 두 가지를 동시에 확인합니다.
우리 제품이 상대방 특허의 청구항 범위에 실제로 포함되는가 (구성요소 완비 여부)
상대방 특허 자체에 무효 사유가 있는가 (출원일 이전에 이미 공지된 기술은 아닌가)
핵심은, 소명 요청을 받았다고 해서 침해가 확정된 것이 아니라는 점입니다.
이 확인을 거치고 나서야 비로소 "소명으로 대응할 것인가, 등록무효심판을 청구할 것인가"라는 전략이 결정되는 거거든요.
등록무효심판은 어떤 절차로 진행되나요?
등록무효심판은 상대방 특허가 애초에 등록되지 말았어야 할 특허임을 특허심판원에 증명하는 절차입니다.
이 사례에서 저희는 의뢰인이 수입, 판매하고 있던 제품 자체가 상대방 특허 출원일보다 앞선 공지기술이라는 점에 주목했습니다.
의뢰인 제품의 해외 제조사 페이스북 게시일, 전파인증일, 수입신고일, 유통 쇼핑몰 판매 페이지 개시일까지. 모두 상대방 특허 출원일(20xx년 5월)보다 최소 1년 이상 앞서 있었습니다.
그다음은 구성요소를 하나하나 대비하는 작업이었습니다. 의뢰인 제품을 직접 분해하고, 상대방 특허 청구항의 구성요소와 대비표를 만들었습니다.
이 작업이 무효심판에서 가장 중요한 부분입니다. 왜냐하면 "이 특허의 모든 구성요소가 이미 공지기술에 존재한다"는 것을 객관적으로 보여줘야 심판원이 무효를 인정하기 때문입니다.
이 사례에서 저희가 대비한 항목만 해도 20개가 넘었습니다. 배터리, 회로 기판, 작동 수단, 작동봉 등. 하나하나 실시 제품 사진과 특허 도면을 나란히 놓고 대조했습니다.
실제 심결 결과는 어떻게 나왔나요?
특허심판원은 상대방 특허권의 전 청구항(제1항~제5항, 제7항, 제8항)에 대해 무효 심결을 내렸습니다.
제1항부터 제7항까지는 공지기술 하나만으로 신규성과 진보성이 모두 부정되었고, 제8항은 공지기술 2건의 결합으로 진보성이 부정되었습니다. 즉, 상대방이 등록한 특허는 이미 존재하던 기술을 그대로 가져온 것이었던 겁니다.
결과적으로 의뢰인은 특허가 무효화되면서 침해 주장의 근거 자체가 사라졌고, 오픈마켓에서 판매를 재개할 수 있게 되었습니다.
쿠팡이나 오픈마켓에서 특허침해 소명 요청을 받으셨다면, 지금 가장 먼저 드는 생각은 '매출이 멈추면 어쩌지'일 겁니다. 잘 알고 있습니다.
그 판매 재개 알림이 다시 뜨고, 아무 일 없었다는 듯 주문이 들어오는 그 오후가 올 수 있도록, 편하게 연락 주십시오.
오픈마켓 특성상 판매 중지 기간이 길어질수록 매출 외에도 검색 순위, 리뷰 누적 등 회복하기 어려운 부분이 생깁니다. 소명 기한이 정해져 있는 경우도 많기 때문에, 빠르게 상황을 파악하는 것이 중요합니다.
상황을 들어보고, 침해 여부와 대응 방향을 안내드리겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
- 침해 주장 억울하다면 빈틈을 노려야 합니다 -
특허등록 무효심판청구, 침해 주장 억울하다면 빈틈을 노려야 합니다
- 대표 변리사 박소현이 궁금하시다면 -
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박소현 대표변리사 드림