프랜차이즈 상표, 등록이 되어 있어도 ‘내 업종’이 빠지면 무의미 합니다

가맹계약서에 도장을 찍기 전, 프랜차이즈 상표와 관련해 윤 대표님은 당연히 이렇게 생각하셨습니다.

“본사가 상표를 가지고 있으니까 문제없겠지.”

은퇴 후 모아둔 자금을 들고, 피부관리와 바디케어 서비스를 제공하는 프랜차이즈 가맹점을 열었습니다. 그런데 계약 체결 후 확인된 사실은 이러했습니다.

가맹본부가 보유한 상표등록에, 윤 대표님이 실제로 운영하는 ‘미용업’이 포함되어 있지 않았습니다. 상표 등록이 분명히 되어 있는데, 왜 효력이 없다는 걸까요. 그 과정을 보여드리겠습니다.

목차

• 1. 가맹본부의 상표, 왜 ‘미용업’에는 효력이 없었나요?

• 2. 등록상표의 이니셜과 실사용 상표의 이름이 다르면 어떻게 되나요?

• 3. 가맹본부에 상표권이 없다는 사실, 알았다면 계약했을까요?

1. 가맹본부의 상표, 왜 ‘미용업’에는 효력이 없었나요?

가맹본부는 ‘브랜드G SPA’라는 상표를 여러 건 등록하고 있었습니다. 등록 자체는 사실이었습니다.

문제는 그 상표의 지정서비스업이었습니다.

가맹본부가 등록한 상표의 지정서비스업은 건강마사지업, 건강온천업, 사우나서비스업, 헬스스파서비스업 등이었습니다. 전체적으로 ‘마사지업’과 ‘목욕탕업’으로 요약할 수 있는 서비스들이었습니다.

그렇다면 가맹본부가 실제로 운영하고, 가맹점에게 허락한 서비스는 무엇이었을까요.

홈페이지와 가맹계약서에 기재된 서비스는 ‘피부관리업, 화장용 페이스 및 바디케어업’. 즉, ‘미용업’이었습니다. 지식재산처(구 특허청)의 상표 심사기준에는 ‘유사군코드’라는 분류 체계가 있습니다. 같은 류에 속해 있더라도 유사군코드가 다르면 비유사한 상품으로 판단합니다.

가맹본부가 등록한 마사지업, 목욕탕업의 유사군코드는 S128303과 S128304입니다. 윤 대표님이 실제로 운영하는 미용업의 유사군코드는 S128302입니다. 같은 44류인데도 유사군코드가 다른, 서로 비유사한 상품입니다.

실제 거래 업계에서도 양쪽은 완전히 분리되어 있습니다.

마사지업(안마업)은 의료법의 적용을 받고, 시각장애인만 안마사 자격을 가질 수 있으며, 건강과 치료가 목적입니다. 미용업은 공중위생관리법의 적용을 받고, 산업인력관리공단에서 관리하는 미용사 자격이 필요하며, 외모를 아름답게 꾸미는 것이 목적입니다. 적용 법률이 다르고, 자격사가 다르고, 수요자의 범위도 다릅니다.

이 문제는 갑자기 발생한 것이 아니었습니다.

저희가 조사한 결과, 가맹본부는 2013년부터 미용업(S128302)에 대한 상표등록을 여러 차례 시도해왔으나, 선등록 유사상표 때문에 번번이 거절당하고 있었습니다. 2021년에도 다시 출원했지만, 역시 거절이유를 통지받은 상태였죠.

가맹본부가 현재 보유한 상표권들은 모두 미용업을 피해서 등록된 것이었습니다. 그리고 선행상표 현황을 고려할 때, 앞으로도 미용업에 대한 등록 확보는 매우 어려운 상황이었습니다.

핵심은, ‘상표 등록이 있다’는 것과 ‘내가 실제로 운영하는 업종의 상표가 있다’는 것은 완전히 별개의 문제라는 점입니다.

2. 등록상표의 이니셜과 실사용 상표의 이름이 다르면 어떻게 되나요?

두 번째 쟁점은 상표의 동일성이었습니다.

가맹본부의 등록상표에는 대표자 이름이 영문 이니셜 3글자로 들어가 있었습니다. 그런데 실제 매장에서 사용하는 상표에는 이니셜이 아니라 대표자의 영문 풀네임이 들어가 있었습니다. 가맹본부는 이 둘이 동일한 상표라고 주장했습니다.

왜 처음부터 풀네임으로 등록하지 않았을까요.

가맹본부는 2013년에 대표자 풀네임이 포함된 상표를 출원한 적이 있습니다. 그러나 특허청은 그 이름이 저명한 시인의 성명과 동일하다는 이유로 등록을 거절했습니다. 상표법 제34조 제6호는 저명한 타인의 성명을 포함하는 상표는 그 타인의 동의 없이는 등록받을 수 없도록 정하고 있습니다. 설사 그 이름이 본인의 이름이라 하더라도 마찬가지입니다.

등록이 거절되자, 가맹본부는 대안으로 이니셜 3글자를 사용하여 등록을 받았습니다.

여기서 문제가 분명해집니다.

영문 이니셜 3글자는 수많은 이름의 약자가 될 수 있습니다. 이니셜만 보고 특정한 풀네임을 바로 떠올릴 수 있는 소비자는 거의 없습니다. 이 둘은 별개의 상표입니다.

대법원도 유사한 구조의 사건에서 같은 원칙을 확인한 바 있습니다. ‘GUESS BY MAURICE MARCIANO’ 등록상표에서 ‘MAURICE’가 생략된 표장을 사용한 것은, 등록상표와 동일한 상표의 사용으로 볼 수 없다고 판단했습니다(대법원 2005.7.15. 선고 2004후1588 판결).

결합상표를 이루는 문자들이 각각 요부를 구성하고 있는 경우, 그 중 일부가 변경되면 동일성이 인정되지 않습니다. 가맹본부가 독점에 실패한 풀네임과, 대안으로 확보한 이니셜은 완전히 다른 요부입니다.

결국, 이니셜로 된 등록상표가 있다는 이유만으로, 풀네임이 들어간 실사용 상표에 대한 허락 권한이 있다는 주장은 성립하지 않습니다.

3. 가맹본부에 상표권이 없다는 사실, 알았다면 계약했을까요?

세 번째 쟁점은 가맹계약 자체의 유효성이었습니다.

가맹사업법 제2조 제1호는 가맹사업을 “가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표 등 영업표지를 사용하여” 영업하도록 하는 관계로 정의하고 있습니다. 가맹사업의 요체가 바로 이 영업표지 사용권에 있다는 뜻입니다.

대법원은 블랙스톤 판결(2018.4.12. 선고 2017다277825)에서 이 원칙을 구체적으로 확인했습니다. 가맹본부가 상표 출원 거절 사실을 고지하지 않은 채 가맹계약을 체결한 사안에서, 대법원은 이를 ‘계약 내용의 중요 부분에 대한 착오’로 인정했습니다.

이 판결의 논리를 정리하면 이렇습니다.

• 가맹사업은 영업표지에 대한 소비자 신뢰를 기반으로 한다.

• 상표권이 확보되지 않은 상태에서 가맹점이 상표를 사용하면, 타인의 상표권 침해에 해당하여 금지청구나 손해배상을 받을 수 있다.

• 사용해 오던 영업표지를 변경해야 한다면, 그동안 쌓아온 신용까지 포기해야 하는 위험이 있다.

• 보통의 일반인이 이러한 사정을 알았다면, 가맹계약을 체결하지 않았을 것이다.

윤 대표님의 경우도 같은 구조였습니다.

가맹본부는 가맹계약 체결 시점에 이미 미용업에 대한 상표 출원이 거절된 사실을 알고 있었습니다. 그러나 이 사실을 윤대표님에게 고지하지 않았습니다. 윤 대표님이 처음부터 “이 가맹본부에는 미용업 상표권이 없고, 앞으로도 확보하기 어렵다”는 사실을 알았다면, 선행 상표권 침해 위험을 감수하면서까지 계약을 체결할 이유가 없었을 것입니다.

오늘 말씀드린 윤대표님의 사례에서 핵심은 하나입니다.

프랜차이즈 상표는 단순히 ‘등록되어 있느냐’가 아니라, ‘실제로 운영하는 업종의 상표가 정확히 등록되어 있느냐’가 전부입니다.

상표 등록이 마사지업으로만 되어 있는데 실제 사업이 미용업이라면, 그 등록은 가맹점주에게 아무런 보호가 되지 못합니다. 등록상표의 문자와 실사용 상표의 문자가 다르다면, 사용 허락의 근거 자체가 사라집니다. 가맹사업의 요체는 바로 이 상표 사용 허락에 있다는 것을, 잊어서는 안 됩니다.

프랜차이즈 가맹계약을 앞두고 계시거나, 이미 계약을 체결했는데 불안한 마음이 드신다면, 아래 세 가지를 확인해 보시길 권합니다.

• 가맹본부의 상표가 내가 실제로 운영하는 업종(미용업, 음식점업 등)을 정확히 지정하고 있는지

• 등록된 상표와 실제 매장에서 사용하는 상표가 동일한지

• 정보공개서에 기재된 상표 현황이 사실과 일치하는지

혼자서 판단하기 어려우시다면, 가맹거래사, 변호사, 변리사와 함께 가맹계약서와 상표 등록 현황을 종합적으로 검토해 보시는 것을 권합니다.

혹시 가맹계약과 관련해 저희 도움이 필요하시다면 언제든 연락주십시오. 저희 사랑특허와 협력하고 있는 가맹거래사, 변호사가 원 팀으로 현재 가맹 계약을 검토해 드리겠습니다.

감사합니다.