마드리드 상표 출원, 센트럴어택이 해외 상표권 싹 다 날릴 수 있다?

“마드리드 상표 출원 방법으로 해외 상표권 한 방에 해결하세요!” 이 말만 믿고 진행했다가 전 세계 상표권이 도미노처럼 무너진다면 어떠실까요? 해외 진출을 앞둔 대표님들이 가장 많이 하시는 오해가 바로 “마드리드 국제출원상표가 무조건 정답”이라는 공식입니다.

물론 비용도 저렴하고 절차도 간편한 훌륭한 제도입니다. 하지만 그 뒤엔 ‘센트럴어택’이라는 무시무시한 함정이 숨어 있습니다.

실제로 국내 상표가 거절되면서 연동된 해외 상표들까지 줄줄이 취소되어 막대한 손해를 본 B사의 이야기 입니다.

오늘은 마드리드 시스템의 치명적인 함정과 이를 피해 안전하게 국제상표등록을 진행할 수 있는 전략을 실제 사례를 통해 알려드리겠습니다.

1. 마드리드 상표 편리함 뒤에 숨겨진 ‘센트럴어택’

마드리드 시스템은 원스톱 서비스입니다. 하나의 출원서로 여러 국가에 상표를 출원할 수 있어 시간과 비용을 획기적으로 줄여줍니다. 하지만 이 시스템에는 치명적인 구조적 약점이 존재합니다. 이는 ‘센트럴어택’입니다.

센트럴어택이란 쉽게 말해, 한국 특허청에 출원한 상표(기초)가 거절되거나 무효가 되면, 이를 기반으로 뻗어 나간 미국, 중국, 유럽 등 모든 해외 지정국의 상표 등록도 한순간에 효력을 잃고 소멸해버립니다. 마치 모래성 위에 지은 집처럼 기초가 무너지면 아무리 화려한 해외 상표권도 와르르 무너져 내리는 것이죠.

이 센트럴어택으로 인해 상표권 다 잃게 된 메이크업 화장품 브랜드 B사가 있습니다. B사의 사례는 아래에서 설명해드리겠습니다.

2. 국제상표등록으로 했다가 무너진 해외상표까지 무너진 B사 해결사례

B사는 신제품 출시와 동시에 동남아와 중동 지역에서 뜨거운 반응을 얻어 급하게 해외 상표 출원이 필요했습니다. 하지만 국내 상표 등록이 완료되기도 전에, 비용을 아끼고자 마드리드 국제출원을 서둘렀습니다. 심지어 브랜드 네이밍 자체가 식별력이 약해 (일반 명사와 유사) 국내 등록 가능성도 부투명한 상황이었죠.

이에 저희는 “국내 등록이 확실해진 뒤 진행하는 것이 좋습니다.”, “위험한 국가는 개별 출원으로 가야 합니다.”라고 말씀드렸지만, 당장 계약이 급했더 B사는 마드리드 국제상표등록으로 강행했습니다.

그리고 2년 뒤, 우려했던 일이 현실이 되었습니다. 기초가 되었던 국내 상표 출원이 최종 거절 결정을 받은 것입니다. 그 순간 이미 등록 결정이 났던 일부 해외 국가의 상표권들까지 모두 ‘센트럴어택’을 맞고 소멸 위기에 처했죠.

이 상황을 어떻게 해결했을까요?

센트럴어택을 맞은 상표를 구제할 방법이 아예 없는 것은 아닙니다. ‘국내등록전환’이라는 제도가 존재합니다. 국내등록전환은 마드리드 국제등록이 취소된 범위 내에서, 해당 국가의 국내 출원(개별국 출원)으로 변경하여 출원일을 소급 인정받는 제도입니다.

하지만 문제는 비용입니다. 이 제도를 이용하려면 각 국가별 대리인을 새로 선임해야 하고, 관납료와 수수료를 다시 내야 합니다. 결과적으로 애초에 마드리드를 이용하지 않고 개별 출원했을 때보다 비용이 2~3배이상 폭증하게 됩니다.

결국 B사는 울며 겨자 먹기로 일부 중요 국가에 대해서만 막대한 비용을 들여 국내등록전환을 신청했습니다. 하지만 식별력이 약해 거절된 국가들은 어쩔 수 없이 브랜드 로고를 수정하고 변형해서 재출원해야 했습니다. 그동안 쌓아온 브랜드 인지도의 손실, 재출원에 드는 시간과 비용, 그리고 무엇보다 ‘상표권 공백기’ 동안 모방 제품이 나올까봐 전전긍긍했던 심리적 고통은 이루 말할 수 없었죠.

3. 센트럴어택 걱정 없는 안전한 국제상표등록 전략

그렇다면 마드리드 시스템은 위험하지 이 방법으로 진행하면 안되는 것일까요?

아닙니다. 제대로 쓰면 약이 됩니다.

1. 출원공고 또는 등록을 받고 진행하자.

   • 가장 안전한 방법은 국내 상표가 심사를 통과하며 ‘출원 공고 결정’되거나 ‘등록’이 완료된 후 이를 기초로 마드리드 출원을 진행하는 것입니다.

2. 식별력이 약하다면, 개별국 출원과 병행 진행

   • 만약 내 브랜드 이름이 식별력이 약하거나, 국내 등록 가능성이 반반이라면 마드리드에 올인하는 것은 도박입니다. 이럴 때는 전략적으로 접근해야 합니다.

     • 리스크가 큰 중요 국가: 비용이 좀 들더라도 개별국 직접 출원을 진행하여 국내 상표의 운명과 분리시켜야 합니다.

     • 기타 국가: 마드리드 시스템을 활용하여 비용 효율을 챙깁니다.

이렇게 포트폴리오를 섞어서 구성하면, 설령 국내 상표가 문제 되더라도 핵심 시장의 상표권은 안전하게 지킬 수 있습니다.

해외 진출, 속도전도 중요합니다. 그러나 그 보다 중요한 것은 ‘안전하게 상표권을 확보하는 것’입니다. 비용 몇 푼 아끼려다 브랜드 전체를 잃을 수 있다는 것이죠.

마드리드 국제출원은 기초가 튼튼할 때만 달릴 수 있는 고속도로와 같습니다. 기반이 약하다면 국도로 돌아가는 것이 오히려 목적지에 더 빨리 도착하는 방법일 수 있습니다.

혹시 지금 해외 상표 출원 방법 중 고민 중이시다면 언제든 편하게 연락주십시오.

감사합니다.