특허침해분석 보고서, 느낌으로 판단하면 안 되는 이유
안녕하세요. 사랑특허 마크와이드 대표 변리사 박소현입니다.
"비슷한 거 같긴 한데, 이게 정말 특허침해인가요?" 경쟁사 제품을 들고 사무실에 오시는 대표님들이 자주 꺼내시는 질문입니다. 반대로 출시를 앞두고 경고장이 날아와 양산 라인을 멈춰두신 채 상담을 청해오시는 분들도 적지 않습니다. 두 경우 모두 "느낌"으로 침해 여부를 판단해 대응을 시작하셨다가 불필요한 설계 변경, 재고 폐기, 협상 불리 같은 더 큰 비용을 치르는 분들을 접할 때마다 마음이 쓰입니다.
특허침해는 외관이 비슷하다고, 기능이 비슷하다고 성립하는 게 아닙니다. 등록특허의 청구범위에 우리 제품 구성요소가 그대로 포함되어 있는지를 항목별로 따져봐야 침해 여부가 결정되고, 이 분석을 문서화한 게 특허침해분석(FTO, Freedom to Operate) 보고서입니다.
오늘은 저희가 실제 진행하는 보고서 작업 흐름을 바탕으로, 침해 여부를 어떻게 판단하는지, 보고서가 분쟁 전후에 어떻게 쓰이는지 풀어드리겠습니다.
목차
"침해 같다"는 느낌만으로 대응하면 왜 위험한가요?
특허침해분석 보고서는 어떤 흐름으로 만들어지나요?
보고서를 미리 만들어두면 실제로 어떤 도움이 되나요?
"침해 같다"는 느낌만으로 대응하면 왜 위험한가요?
특허침해는 등록특허의 청구범위에 우리 제품의 구성요소가 그대로 포함되어 있을 때 성립합니다. 외관이 비슷하거나 기능이 닮았다는 인상만으로는 침해가 인정되지 않습니다.
여기서 양방향으로 위험이 생깁니다.
한쪽은 "비슷해 보이니 침해겠지" 직감으로 판단하셔서 미리 설계를 바꾸시거나 양산을 멈추시는 경우. 막상 청구범위를 뜯어보면 핵심 구성요소가 빠져 있어 침해가 아닌데도 일정과 비용이 흘러갑니다.
또는 "디자인이 달라 보이니 괜찮을 거야"라고 안심하셨다가 청구범위 핵심 구성요소가 같아 침해로 판정되는 경우입니다.
외관은 얼마든지 달라질 수 있어도 청구범위는 기술적 구성을 기준으로 판단되기 때문에, 눈으로 본 인상과 법적 판단이 어긋나는 일이 흔합니다.
여기에 까다로운 변수가 하나 더 붙는데요.
특허권은 속지주의 원칙이라 국가별로 따로 봐야 합니다.
한국에는 관련 특허가 등록되어 있지 않아 국내 판매는 자유실시가 가능하다 해도, 미국, 유럽, 중국에는 등록되어 있어 그 국가에서 판매하면 침해가 성립하는 경우가 흔합니다.
저희가 보고서를 만들 때 진출 예정국 데이터베이스까지 함께 검색하는 것이 그래서입니다.
침해 여부를 정확히 판단하려면 청구범위를 기준으로 우리 제품 구성요소와 항목별 비교가 들어가야 합니다. 이게 보고서 본문의 본 작업입니다.
특허침해분석 보고서는 어떤 흐름으로 만들어지나요?
저희 보고서는 (1) 확인대상 제품 정의, (2) 관련 특허 및 공지기술 조사, (3) 권리범위 확정, (4) 비교 및 검토, 네 단계로 구성됩니다.
단계마다 빠지면 결과가 흔들리는 항목이 있습니다.
2단계 조사에서는 등록 특허만 보는 게 아니라 공지기술까지 함께 봅니다.
특허 출원 전에 공개된 기술은 등록특허라도 권리범위에서 제외되기 때문에, 공지기술을 모르고 가면 권리범위를 실제보다 넓게 잡는 오류가 납니다.
3단계 권리범위 확정에서는 심사경과까지 추적해 금반언 원칙도 봅니다. 출원인이 심사 중에 "우리 기술은 A에 한정됩니다"라고 주장해 등록받았다면, 나중에 A보다 넓은 범위를 주장할 수 없는데, 이걸 모르고 등록공보만 읽으면 권리범위가 과대평가됩니다.
저희가 진행한 두 건을 예로 들면 흐름이 더 선명해집니다.
한 건은 전기 그릴을 중국에 진출하려던 의뢰사 검토 건이었습니다.
제품 구성을 그릴 위 공기흐름, 2개의 독립 팬, 공기 비순환 구조, 유증기 필터 네 가지로 분해한 뒤 각 구성마다 1991년부터 2003년까지 공개된 선행기술을 광범위하게 조사해 공지기술 자유실시에 해당함을 정리했고, 중국 등록특허 5건을 청구항과 심사경과까지 분석해 침해 가능성 있는 특허가 없음을 확인했습니다.
또 다른 건은 의료기기 부품 의뢰사가 한국 등록특허의 권리범위에 들어가는지 사전 점검한 건입니다.
등록특허 청구항 구성요소를 다섯 개로 분해해 확인대상제품과 항목별 비교표를 만들었는데, 등록특허의 핵심 구성인 요철부, 텐션구, 걸림후크, 절개 슬라이딩 구조가 모두 부재했고, 비슷해 보이던 요소도 오픈 위치 제한 기능이라 목적·효과가 달라 권리범위에 속하지 않음으로 결론 났습니다.
두 사례 모두 청구범위를 항목별로 분해해 비교하지 않았다면 같은 결과가 나오기 어려웠을 작업이었죠.
보고서를 미리 만들어두면 실제로 어떤 도움이 되나요?
크게 두 방면에서 도움됩니다.
제품 출시 전 사전 예방으로는 설계 변경 비용을 줄이고 회피설계한 부분을 자체 특허로 권리화할 수 있고,
분쟁 발생 후 방어 자료로는 내용증명이나 소송 대응에서 협상 포지션을 확보할 수 있습니다.
특히, 비용 차이를 숫자로 보시면 감이 옵니다.
2015년 특허청 <지재권 분쟁 실태조사>에 따르면 분쟁 발생 후 평균 대응 비용은 약 1억 원입니다. 사전에 FTO를 진행하실 때 드는 비용은 분쟁 후 대응의 100분의 1 정도라, 보험으로 보셔도 무방하죠.
실무에서 의외로 자주 도움이 되는 또 다른 방면도 있습니다.
쿠팡 같은 온라인 플랫폼에서 누군가가 특허침해 신고를 접수해 제품이 갑자기 내려가는 일이 종종 있는데요. 미리 준비된 FTO 보고서를 첨부해 소명하면 판매가 재개되는 경우가 많습니다.
앞서 말씀드린 의료기기 부품 검토 건처럼 구성요소 비교표가 미리 만들어져 있으면 회신에 그대로 첨부할 수 있어 빠르게 대응할 수 있죠.
지금 제품 출시를 앞두고 계시거나 경고장을 받으신 대표님께서 먼저 점검하실 부분이 있습니다.
우리 제품의 핵심 구성요소가 무엇인지,
진출 예정 국가가 어디인지,
현재 우려하는 특정 특허가 있는지.
이 셋이 정리되면 FTO 분석의 방향이 잡힙니다.
특허 분쟁은 한 번 시작되면 합의금, 설계 변경, 재고 폐기, 시장 진입 지연이 동시에 따라오는 사안입니다. 분쟁이 일어나기 전에 점검해두는 비용이 분쟁 후 대응 비용의 100분의 1 수준으로 끝나는 영역이라고 볼 수 있죠.
즉, 보고서 한 부가 보험 역할과 동시에 "우리는 침해, 리스크까지 확인하고 출시하는 회사"라는 신호를 시장에 보내주는 역할까지 합니다.
출시 예정 제품의 핵심 구성요소와 진출 예정국을 알려주시면, 사랑특허 마크와이드에서 FTO 분석이 필요한지 직접 검토해드립니다.
감사합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. FTO 분석은 어떤 단계에서 받아야 하나요?
A. 제품 설계가 어느 정도 확정된 후 양산 직전이 효율적입니다. 너무 이르면 제품 구성이 바뀌면서 다시 분석이 필요하고, 양산 후에는 회피설계 비용이 급격히 늘어납니다. 해외 출시 계획이 있다면 진출국별 별도 분석을 권합니다.
Q. 한국에 같은 기술의 특허가 등록되어 있지 않으면 안전한 것 아닌가요?
A. 한국 시장에 한정해서는 그렇습니다. 다만 특허권은 속지주의라, 미국·유럽·중국에 같은 기술의 특허가 등록되어 있으면 그 국가에 수출하거나 판매할 때 침해가 성립합니다. 저희가 보고서를 만들 때 진출 예정국 전체의 데이터베이스를 함께 검색하는 이유입니다.
Q. 출원만 되고 아직 등록되지 않은 특허도 분석 대상인가요?
A. 네, 출원 공개된 특허도 분석 대상에 포함합니다. 등록은 안 되었지만 향후 등록될 가능성이 있다면 그 청구범위가 어느 정도까지 인정될지 미리 살펴, 회피설계 여부를 결정하실 수 있도록 안내드립니다.
Q. FTO 보고서를 셀프로 만들 수 있나요?
A. 키프리스에서 특허 검색은 누구나 할 수 있지만, 보고서로 쓸 수 있는 분석은 다른 영역입니다. 청구범위 해석, 심사경과의 금반언 원칙 적용, 공지기술과의 권리범위 비교, 진출국별 데이터베이스 검색까지 들어가야 하는데, 셀프로는 한두 항목이 누락되기 쉽고 그 누락된 부분이 나중에 분쟁의 약점이 됩니다.
→ 본인 제품의 FTO 필요 여부는 [무료 상담]에서 점검받으실 수 있습니다.
Q. 이미 경고장이나 내용증명을 받았는데, 지금이라도 FTO를 하면 도움이 되나요?
A. 도움이 됩니다. 받으신 경고장에 인용된 특허의 청구범위를 분석해 침해 성립 여부를 정확히 파악하시고, 침해가 아니라면 반박 자료로, 침해 가능성이 있다면 무효 자료 확보, 회피설계, 협상 방향 설정의 근거로 쓰입니다. 경고장 회신 전에 분석부터 받아보시는 편이 안전합니다.