상표 출원 의견제출통지서 받았을 때 거절이유별 해결방법
안녕하세요. 사랑특허 마크와이드 대표 변리사 박소현입니다.
"심사 잘 통과될 줄 알았는데 갑자기 의견제출통지서가 왔어요. 거절된 건가요?" 통지서를 받자마자 상담을 청해오시는 대표님들이 가장 먼저 꺼내시는 말입니다.
1년 가까이 기다린 출원이 멈춰버린 듯한 답답함에, 답변 기한까지 적혀 있으니 누구라도 당황하실 만한 상황이라 통지서를 손에 든 채로 어쩔 줄 모르시는 분들을 접할 때마다 마음이 쓰입니다.
의견제출통지서는 거절 확정이 아닙니다. 심사관이 "이 부분에 거절 이유가 있어 보이니 출원인 의견을 들어보고 싶다"고 보내는 공식 문서이고, 통지일로부터 2개월(연장 가능) 안에 의견서를 제출하면 거절이유를 풀어내고 등록까지 갈 수 있는 절차입니다.
다만 어떤 조항으로 거절이유가 잡혔는지에 따라 의견서 논리가 완전히 다르기 때문에, 통지서를 받으시면 거절이유 조항부터 정확히 짚으셔야 합니다.
오늘은 저희가 실제로 진행한 식별력 부족, 선등록 유사, 특정인 표시 세 가지 대표 거절이유 사례로 조항별 대응 전략을 풀어드리겠습니다.
목차
의견제출통지서, 받자마자 뭐부터 확인해야 하나요?
제33조 1항 3호 식별력 부족 거절, 어떻게 대응하나요?
제34조 1항 7호 선등록 유사 거절, 어떻게 대응하나요?
제34조 1항 13호 특정인 표시 거절, 어떻게 대응하나요?
의견제출통지서, 받자마자 뭐부터 확인해야 하나요?
통지서 첫 페이지의 "거절이유" 조항 번호와 "제출 기한", 그리고 인용된 선등록·선출원 상표 목록(있는 경우) 이 세 가지를 먼저 보셔야 합니다.
조항이 무엇이냐에 따라 의견서 논리가 완전히 달라지고, 제출 기한을 놓치면 의견 제출 기회 없이 그대로 거절이 확정됩니다.
실무에서 보면 두 가지 패턴의 실수가 자주 일어납니다.
하나는 통지서를 거절 통지로 오해해 그대로 포기하시는 경우.
다른 하나는 조항을 제대로 읽지 않은 채 "우리 상표는 식별력이 있는 좋은 상표입니다" 식의 일반론 의견서를 제출하셨다가 거절결정으로 이어지는 경우입니다.
식별력 부족 거절에 유사상표 대응 논리를 쓰면 의견서가 통할 리 없는데, 조항 확인이 빠지면 이런 미스매치가 그대로 들어갑니다.
저희는 통지서를 받으시면 (1) 거절이유 조항 번호와 그 내용, (2) 인용된 선등록 상표나 선사용 자료, (3) 제출 기한, 이 셋을 분리해서 정리하는 것부터 시작합니다.
이게 정리되어야 의견서 방향이 잡히고, 모은 자료가 어떤 논리에 쓰일지가 명확해지기 때문이죠. 조항이 무엇이냐에 따라 의견서가 어떻게 달라지는지, 자주 받으시는 세 가지부터 보여드리겠습니다.
제33조 1항 3호 식별력 부족 거절, 어떻게 대응하나요?
출원 상표가 상품의 품질, 효능, 원재료를 직접 설명하는 표현이 아니라 독창적인 조어 또는 암시적 표장이라는 점을, 등록 선례와 사실 자료로 입증하는 의견서가 핵심입니다.
식별력 거절에서 어려운 부분은 "어디까지가 직접 설명이고 어디부터가 암시적인가" 경계 판단입니다.
화장품에 '수분크림'이라고 출원하면 효능을 직접 설명하니 등록이 어렵지만, 같은 화장품 분야라도 새로운 의미를 만들어낸 조어라면 이미 등록된 선례가 다수 존재합니다.
셀프로 의견서를 쓰시면 "우리 상표도 식별력이 충분합니다"라는 추상적 주장에 그치기 쉬운데, 심사관이 보고 싶어 하는 건 (1) 직접 설명형 표시가 아니라는 논리, (2) 비슷한 구조로 이미 등록된 선례, (3) 출원인이 실제로 그 상표를 독창적으로 사용하고 있고 타인은 쓰지 않는다는 사실 자료입니다.
저희가 진행한 굿즈 제작 브랜드 김대표님 사례를 보면,
단어가 일부 유사군코드(제28류 G4301, 제35류 S123101 외 5개)에 포함되어 있다는 거절이유에 대해 새로운 의미를 만들어낸 암시적 조어이며 이런 형태로 최종 등록된 선례가 다수 있다는 점을 짚었고,
실제 사업 전개와 홍보에서 출원인 외에는 사용하지 않고 있다는 점을 51건의 소명 자료로 뒷받침했습니다.
조미료 브랜드 윤대표님 사례도 비슷한 흐름이었는데요.
국어사전에 등재되지 않은 창작 조어이며 맛이나 형태가 직관적으로 연상되지 않는다는 점, 그리고 '메가 커피', '밸런스밀', '과즙리프팅' 등 국내 등록 선례를 광범위하게 인용해 59건의 자료와 함께 의견서를 제출하고 심사관 면담까지 진행했습니다.
결과적으로, 두 대표님 모두 등록증과 출원공고를 받았죠.
식별력 거절은 이렇게 자료 두께와 등록 선례 인용이 결과를 만드는데, 유사상표 거절은 또 다른 논리가 필요합니다.
제34조 1항 7호 선등록 유사 거절, 어떻게 대응하나요?
선등록·선출원 상표와 외관, 호칭, 관념 세 가지 중 명확한 차이가 있는 부분을 짚어 비유사를 주장하고, 필요시 일부 지정상품 삭제 보정과 조어 상표 특성 강조, 대법원·특허법원 판례 인용, 실제 사용 입증 자료를 함께 묶어 제출하는 방식이 표준입니다.
선등록 유사 거절 중 자주 보는 게 호칭(발음) 유사 지적입니다.
그런데 발음이 비슷하더라도 모양이 다르거나 의미 차이가 분명하면 의견서로 충분히 풀어낼 수 있습니다.
다만 셀프로 대응하실 때 두 가지 위험이 있는데요.
하나는 "발음이 다릅니다"라고만 주장하고 외관·관념 비교를 빠뜨리시는 경우.
다른 하나는 지정상품을 너무 넓게 삭제 보정하셨다가 정작 등록 후 사업 영역에서 권리행사가 안 되는 경우입니다.
거절이유는 줄어드는데 권리범위까지 같이 줄어들면 본전을 못 찾습니다.
저희가 진행한 경영컨설팅업 장대표님 사례를 보면, 선등록 상표 3건과 비교했을 때 외관·호칭·관념에서 명확한 차이가 있다는 점을 정리하고, 일부 지정상품을 전략적으로 삭제해 거절이유 범위를 줄였습니다.
거기에 더해 조어 상표라는 특징을 설명하고, 대법원과 특허법원 판례, 그리고 유튜브·페이스북 사용 입증 자료까지 의견서에 첨부했습니다. 결과는 출원공고 결정이 나왔고 등록 결정을 앞두고 있습니다.
선등록 유사는 이렇게 다층 논리와 보정 전략이 같이 들어가야 하는데, 최근 부쩍 늘고 있는 또 다른 거절이유가 있습니다.
제34조 1항 13호 특정인 표시 거절, 어떻게 대응하나요?
선사용 상표의 실질 권리자가 누구인지 입증하고, 출원 상표가 특정인이 독점할 만한 고유 조어가 아니라는 점, 그리고 부정한 목적이 없다는 점을 자료로 보여주는 방식입니다.
최근 심사관이 온라인 검색만으로 "이 상표는 이미 다른 사람이 쓰고 있다"고 판단해 13호 거절이유를 통지하는 사례가 늘고 있습니다.
그런데 검색에서 잡힌 그 페이지가 정말 주지성을 갖춘 선사용 상표인지, 실질 권리자가 누구인지를 제대로 살피지 않은 채 거절이유가 나오는 경우도 있어, 출원인 측에서 입증 자료를 직접 만들어 반박해야 하는 상황이 많아졌죠.
저희가 진행한 P 브랜드 사례에서는 '00게임즈'라는 회사가 운영하는 웹페이지에서 같은 상표가 사용되고 있다는 점이 거절이유로 잡혔는데요. 온라인 쇼핑몰 위탁 계약서 등으로 실질 권리자가 누구인지 명확히 입증해 등록을 확보했습니다.
R 브랜드 사례는 더 까다로웠는데, 애플(Apple) 사의 한 브랜드 제품명과 유사하다며 출처 혼동 우려(제12호)와 부정한 목적(제13호)이 동시에 지적되었습니다. 이때는 상대방 상표의 주지성 범위와 출원인 사용 목적을 정밀하게 분석해, 양측 상품·사용 영역이 다르며 부정한 목적이 없다는 점을 입증해 등록까지 갔습니다.
→ P브랜드, R브랜드 그리고 현재 진행 중인 D브랜드의 거절이유 극복을 위해서 어떻게 대응하고 있는지 궁금하시다면?
세 조항 모두 의견서 논리가 다르지만 공통점이 있습니다.
거절이유 조항을 정확히 읽고, 그 조항에 맞는 사실 자료를 모으고, 등록 선례나 판례를 짜임새 있게 인용해야 한다는 것.
지금 의견제출통지서를 손에 들고 계신 대표님께서 확인하실 게 세 가지 있습니다.
거절이유 조항이 무엇인지,
인용된 선등록 상표가 있다면 그 목록이 무엇인지,
제출 기한이 며칠 남았는지.
이 셋이 정리되면 의견서 방향이 잡히고, 정리되지 않은 채로 의견서를 쓰시면 두 번째 거절을 받는 일이 흔합니다.
상표 거절이유 극복은 등록 후 10년, 갱신하면 그 이상 이어지는 권리를 지키는 작업입니다. 통지서 한 통에 어떻게 답하느냐가 향후 권리범위와 직결되는 일이라, 한 번 굳어진 거절은 다시 풀기가 훨씬 까다로워집니다.
받으신 의견제출통지서의 거절이유 조항과 제출 기한을 알려주시면, 사랑특허 마크와이드에서 대응 방향과 의견서 전략을 검토해 드리겠습니다.
감사합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 의견제출통지서를 무시하면 어떻게 되나요?
통지일로부터 2개월 안에(연장 신청 시 회당 1개월씩 최대 4회 연장 가능) 의견서나 보정서를 제출하지 않으면 그대로 거절 결정이 납니다. 거절 결정 후에도 거절결정불복심판을 청구할 수 있지만, 의견제출 단계에서 풀어내는 편이 비용과 기간 모두 유리합니다.
Q. 의견제출통지서와 거절결정통지서는 어떻게 다른가요?
의견제출통지서는 "거절이유가 있어 보이니 출원인 의견을 들어보겠다"는 절차적 문서이고, 거절결정통지서는 의견 제출이나 보정 이후에도 거절이유가 해소되지 않았다는 최종 판단입니다. 의견제출 단계에서 잘 대응하면 거절결정 자체를 피할 수 있습니다.
Q. 거절이유 조항이 두 개 이상 같이 잡혀 있는데 어떻게 하나요?
조항별로 각각 다른 논리의 의견서를 준비해 하나로 묶어 제출합니다. R 브랜드 사례처럼 제12호(출처 혼동)와 제13호(부정한 목적)가 동시에 지적되면, 두 조항 각각에 맞는 입증 자료와 논리를 분리해서 작성하셔야 합니다. 한 조항만 해소되면 나머지 조항으로 또 거절될 수 있습니다.
Q. 의견서를 셀프로 작성해도 되나요?
양식상으로는 가능하지만 권하지 않습니다. 거절이유 조항별로 입증해야 할 사실과 인용해야 할 판례·등록 선례가 전부 다른데, 셀프 의견서는 "우리 상표는 식별력이 있습니다" 같은 추상적 주장에 그치는 경우가 많아 거절결정으로 이어지기 쉽습니다.
거절이유 조항과 대응 전략은 [무료 상담]에서 점검받으실 수 있습니다.
Q. 의견서를 한 번 냈는데 또 의견제출통지서가 올 수 있나요?
가능합니다. 첫 의견서로 일부 거절이유는 해소됐지만 새로운 거절이유가 발견되거나, 기존 거절이유가 충분히 해소되지 않았다고 심사관이 판단하면 추가 의견제출통지서가 발송됩니다. 이때 두 번째 의견서는 첫 의견서 내용과 일관성을 유지하면서 부족했던 부분을 보강하는 방식으로 가야 합니다.
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