억울한 디자인권 침해 신고 대응한 사례 후기, 여러분의 상황인가요?
17년 차 변리사를 하고 있지만, 디자인만큼 침해신고가 빈번하게 발생하는 권리도 없는 것 같습니다. 그 이유는 디자인은 '한 끗'차이로 법적 침해 유무가 갈리기 때문인데요.
특히 아마존 레지스트리 브랜드나 쇼피, 타오바오 등 해외 쇼핑 플랫폼에서 활동하는 셀러 분들은 자신의 브랜드 디자인을 침해한 업체를 종종 발견하기도 합니다. 그 반대의 경우도 있는데요. 침해한 것이 아닌데 디자인권 침해로 신고 당해 공들여 쌓아 올린 후기, 상품이 모조리 삭제되어 버리는 상황이 발생하죠.
이 사건은 아마존 셀러로 활동하고 계신 수면안대 브랜드 박예찬(가명)대표께 발생한 일이기도 합니다. 신고자인 스티브씨(가명)이 박예찬 대표님의 수면 안대가 디자인권 침해했다고 신고하여 삭제까지 된 상황이었는데요. 박예찬 대표님처럼 억울한 디자인권 침해 신고를 당한 분들을 위해 '어떻게 대응했는지' 사례를 말씀드리겠습니다.
아래와 같은 상황에 놓인 분이라면 끝까지 읽어봐 주시기 바랍니다.
아마존 브랜드 레지스트리 등록 후 디자인권 침해 신고를 받아 대응하고자 하는 분
아마존 셀러로 활동하면서 우리 브랜드와 비슷한 디자인 상품 발견하신 분
온라인 쇼핑몰 운영 중 디자인권 침해 신고받아 내 브랜드상품이 삭제되어 소명서를 준비하고 계신 분
우리 브랜드 디자인과 비슷한 상품이 많아 미리 예방 차원으로 디자인을 등록받고자 하신 분
디자인권 침해라며 억울하게 신고를 당한 상황이었습니다.
아마존에서 판매되는 수면 안대는 수천 개가 등록되어 있습니다. 그중 박예찬대표님의 수면안대브랜드 레OOO도 있었죠.
서로 비슷한 수면 안대가 이렇게나 많은데 미국 디자인 특허권자 스티브씨는 콕 집어 박예찬대표님의 수면 안대 브랜드가 디자인 침해를 했다고 신고를 넣었습니다.
아마존, 쇼피 등과 같은 오픈마켓에서는 지식재산권 침해를 예민하게 반응하기 때문에 신고 접수 후 우선적으로 셀러에게 통보도 하지 않고 먼저 삭제 조치를 해버립니다. 만일 여러분께서 이런 상황이라면 어떨 것 같나요? 공들여 쌓아 올린 평점과 리뷰는 물론, 최소 3년 이상 개발에만 집중했던 시간도 날아가 버리게 된 것이죠.
박예찬 대표님의 상황이 그랬습니다.
이 이야기를 듣고 장기적인 상품 중지를 대응하기 위해 <박예찬대표님의 수면 안대가 스티브씨의 디자인권을 침해했는가>를 검토하였습니다. 하지만 침해 소지는 없었고 오히려 스티브씨의 수면 안대가 디자인 출원 전에 신규성 상실을 했다는 점을 발견한 것이죠. 즉 스티브씨의 디자인은 M사와 A사의 디자인과 90% 비슷한 상황이었습니다.
이 부분을 박예찬 대표님께 말씀드린 후 3가지 전략을 제시하였습니다.
① 레OOO는 디자인 침해 소지가 없다는 의견서 아마존 제출
② 스티브씨의 수면 안대가 M사와 A사의 디자인과 90% 비슷하기 때문에 등록무효가 되어야 한다는 것
③ 추후 디자인권 침해 및 상품 삭제를 방지하기 위해 상품 등록 및 해외분쟁예방 컨설팅
알고 보니 디자인권 침해라며 신고한 스티브씨의 디자인이 신규성 상실
박예찬 대표님이 아닌 오히려 스티브씨가 M사와 A사의 디자인 도용했다고 말할 정도로 비슷했기에 이를 포함한 영문 의견서를 작성하였습니다.
M사 수면 안대는 2018년 11월부터 아마존에 판매하고 있었고, A사는 2018년 9월부터 판매를 하고 있었습니다. 다시 말해 스티브씨는 '신규성 상실'로 등록되면 안 되는 디자인권인 것이죠.
이 내용을 포함해, '스티브씨의 디자인권은 신규성 상실로 등록무효가 되어야 한다'라는 점을 강조하여 영문소명서를 제출하였습니다.
그 결과,
저희가 직접 작성한 영문 소명서를 통해 박예찬대표님의 상품 복원 및 판매 재개를 시작하였습니다.
그리고 추후 지식재산권 침해를 방지하고자 해외 분쟁 예방 컨설팅을 통해 국내, 미국 상표권 등록도 성공하였습니다.
여기까지 읽으신 분이라면 비슷한 문제 때문에 집중해서 읽어주셨을 거라 생각합니다.
실제 이런 일이 오픈마켓에서는 빈번하게 발생합니다. 아마존 등 오픈마켓에서는 지식재산권 침해가 신고되면 오픈마켓 책임관리자로서 우선 상품을 삭제 조치하고 셀러에게 소명을 요구하죠.
이 요구를 따르지 않으면 장기간 판매중지 상태가 되어 소명서를 제출할 수밖에 없습니다. 하지만 셀러가 이에 따라 소명서를 제출해도 법적인 확인을 받은 것이 아니기 때문에 소명서(or의견서)제출만으로 해결되지 않는 경우가 많습니다. 이런 경우 소송을 진행하기도 하는데요. 개인 브랜드 셀러라면 소송비용을 지불하는 것도 쉽지 않습니다.
오늘 박예찬대표님 사례만 봐도 다행히 스티브씨가 출원하기 전 공지된 것이 있어 자명한 경우에 해당되어 상품 복원 및 재개된 경우였습니다. 보통은 이런 상황이 아니기 때문에 위에서 해결되지 않는 경우가 많다고 말씀드린 것도 있습니다.
그럼에도 불구하고 여러분께서 억울하게 디자인권 침해 신고를 받으신 상황이라면, 포기하시거나 순응하지 않고 저와 같은 전문가와의 상담을 통해 해결 전략을 세우셨으면 좋겠습니다. 또 반대의 경우도 그렇습니다.
어쩌면 오늘 사례를 이해하신 분이라면 안전벨트의 중요성도 잘 알고 계신 분이라고 생각합니다. 공들여 만든 내 디자인의 가치를 지켜내고 싶은 분이라면 변리사로서 저의 이야기를 먼저 살펴봐주시고 연락 주세요. 17년간 쌓아온 경험과 지식, 노하우를 모두 쏟아내어 브랜드 미래가치를 지키겠습니다.